Planowanie ochrony IP – kiedy zacząć i gdzie chronić
Precyzyjna strategia ochrony praw IP to połowa sukcesu. Pozwoli zaoszczędzić problemów i niepotrzebnych kosztów. Trzeba jednak działać w odpowiednim czasie i miejscu.
Znaki towarowe – kiedy chronić?
Jak najszybciej, ale nie zapomnij o badaniu i prawach autorskich.
W większości jurysdykcji obowiązuje zasada first-to-file, czyli kto pierwszy, ten lepszy.
Nie oznacza to jednak, że pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie znaku do rejestracji!
Przed zgłoszeniem, przed wprowadzeniem produktu lub usługi na rynek, a nawet wcześniej, przed podjęciem jakichkolwiek działań przygotowawczych do wejścia na rynek (np. produkcja opakowań czy wizualizacja usług na stronie internetowej) rekomendowane jest zbadanie zdolności rejestrowej oznaczenia, pod którym towary lub usługi mają zostać wprowadzone na rynek.
Badanie i ochrona znaku towarowego
Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego pozwoli oszacować szanse uzyskania rejestracji i zidentyfikować najistotniejsze przeszkody rejestracyjne. W takim badaniu może się okazać, że zamierzona nazwa rynkowa jest już zajęta przez innego przedsiębiorcę, a wejście na rynek pod tą nazwą może grozić naruszeniem praw ze wszelkimi konsekwencjami (m. in. sądowy zakaz używania oznaczenia, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści lub naprawienie wyrządzonej szkody).
Na tym etapie równie istotne jest zadbanie, aby w przypadku oznaczeń graficznych lub słowno-graficznych zabezpieczyć prawa autorskie do projektu graficznego znaku. W innym przypadku jego twórca mógłby skutecznie dochodzić unieważnienia prawa na znak towarowy.
O ile zatem najlepiej jest chronić znak towarowy jak najwcześniej, to jego zgłoszenie powinno być poprzedzone przynajmniej badaniem zdolności rejestrowej i uzyskaniem praw autorskich do projektu graficznego znaku.
Aby zminimalizować ryzyka związane z wejściem na rynek można dodatkowo przeprowadzić badanie freedom-to-operate, w którym poddane jest analizie ryzyko naruszenia praw osób trzecich nie tylko z uwzględnieniem znaków towarowych widniejących w rejestrach urzędów IP, ale również praw wynikających z używania oznaczeń na rynku bez rejestracji lub takich, które mogą mieć charakter renomowany.
Wzory przemysłowe – kiedy chronić?
Jak najszybciej, ale weź pod uwagę ograniczony czas ochrony i prawa twórców.
Nieco odmienne zasady dotyczą wzorów przemysłowych, których ochrona jest uzależniona m. in. od przesłanki „nowości”. W tym przypadku zasadniczo bezpieczniej jest w pierwszej kolejności dokonać zgłoszenia, a dopiero później wejść na rynek. Są jednak pewne odstępstwa.
Prawa na wzory są udzielane tylko wtedy gdy są nowe, tj. nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej np. przez wprowadzenie na rynek przed datą pierwszeństwa, którą najczęściej jest data zgłoszenia.
Nie oznacza to jednak, że przed wejściem na rynek trzeba kategorycznie dokonać zgłoszenia wzoru przemysłowego do ochrony!
„Grace period” bezpieczne ujawnienie wzoru?
W wielu jurysdykcjach (w tym w Polsce) przewiduje się 12-miesięczny „grace period”, który pozwala na ujawnienie wzoru przed jego zgłoszeniem. Dzięki temu możesz np. wprowadzić produkt na rynek, sprawdzić czy warto w niego dalej inwestować i przed upływem 12 miesięcy od pierwszego ujawnienia zgłosić do ochrony.
Pamiętaj, że grace period dotyczy ujawnienia przez twórcę, jego następcę prawnego lub przez osobę trzecią (za zgodą uprawnionego), albo gdy nastąpiło w wyniku nadużycia popełnionego wobec twórcy lub jego następcy prawnego!
Ochrona wzorów przemysłowych – kluczowe zasady
Podobnie jak w przypadku znaków towarowych przed wejściem na rynek i zgłoszeniem wzoru przemysłowego do ochrony konieczne jest uzyskanie praw autorskich wraz z prawem do uzyskania prawa na wzór przemysłowy, które domyślnie przysługuje twórcy.
Badanie zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych jest rekomendowane, ale urzędy nie badają przesłanek merytorycznych i udzielają prawa po spełnieniu wymogów formalnych zgłoszenia. Weryfikacji spełnienia przesłanek merytorycznych „nowości” i „indywidualnego charakteru” dokonuje się najczęściej w ramach postępowania o unieważnienie.
W odróżnieniu do praw na znaki towarowe, które mogą być przedłużane w nieskończoność na kolejne okresy 10-letnie, w przypadku wzorów przemysłowych ochrona przysługuje na maksymalnie 25 lat i wymaga przedłużenia co 5 lat. Ograniczony czas ochrony powinien zostać uwzględniony w strategii biznesowej.
Wynalazki i wzory użytkowe – kiedy chronić?
Jak najszybciej, ale zależy od prac badawczych, badań patentowych, uregulowania praw do zgłoszenia i wymaga uwzględnienia ograniczonego czasu ochrony.
Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych na rozwiązania techniczne zazwyczaj poprzedzone są czasochłonnymi pracami badawczo-rozwojowymi. Najczęściej wymagają większych nakładów finansowych i skoordynowania działań kilku podmiotów, w tym twórców, inwestorów i podmiotów komercjalizujących rozwiązanie techniczne na rynku.
Podobnie jak w przypadku wzorów przemysłowych, udzielenie ochrony na wynalazki i wzory użytkowe uzależnione jest m. in. od przesłanki nowości. Oznacza to, że pierwsze ujawnienie do wiadomości publicznej (np. wprowadzenie na rynek) powinno nastąpić dopiero po zgłoszeniu do ochrony.
W odróżnieniu do wzorów przemysłowych nie przysługuje tu 12 miesięczny grace period! Wyjątek stanowi ujawnienie na 6 miesięcy przed datą zgłoszenia, ale pod warunkiem , że było spowodowane oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego.
Badanie czystości patentowej
Podobnie jak w przypadku znaków towarowych, przed zgłoszeniem bardzo istotne jest zbadanie zdolności patentowej. Z uwagi na istotne nakłady finansowe, które najczęściej towarzyszą pracom badawczo-rozwojowym i komercjalizacji rozwiązań technicznych, zgłaszający często decydują się na wykonywanie dodatkowo badań czystości patentowej (freedom-to-operate), aby oszacować ryzyka naruszenia praw osób trzecich. Zdarza się, że przeprowadzenia takich badań wymagają inwestorzy, którzy chcą zabezpieczyć bezproblemową komercjalizację wynalazku na rynku.
Przed zgłoszeniem należy uregulować kwestie praw twórców, które mogą zostać przeniesione na inny podmiot zgodnie z ustaleniami podmiotów zaangażowanych w prace i komercjalizację rozwiązania.
Moment zgłoszenia powinien zostać określony z uwzględnieniem ograniczonej czasowo ochrony, która przysługuje na 20 lat na wynalazki i 10 lat na wzory użytkowe (bez możliwości przedłużenia) oraz czasu potrzebnego na badania i uzyskanie prawa – na patent czeka się od 3-5 lat!
Z jednej strony moment zgłoszenia do ochrony powinien być zatem uzależniony od uprzedniego wykonania badań i zagwarantowania praw zgłaszającemu wynalazek, a z drugiej wprowadzenie rozwiązania na rynek powinno nastąpić dopiero po zgłoszeniu do ochrony. Skoordynowanie i odpowiednie zaplanowanie tych działań wymaga najczęściej zdecydowanie większego wysiłku organizacyjnego niż w przypadku pozostałych praw IP.
Gdzie chronić? To zależy 🙂
Zakres terytorialny ochrony zależy głównie od przyjętej strategii biznesowej.
Punkt wyjścia powinny stanowić te rynki, na które planowane jest wprowadzenie towarów lub usług, ale warto uwzględnić również te, które są w planach.
Należy pamiętać, że zasadniczo prawa IP mają zasięg terytorialny w danym państwie. Oznacza to, że do uzyskania praw w kilku lub kilkunastu państwach konieczne jest odrębne zgłoszenie w każdym z nich.
Wyjątkowo istnieje możliwość nabycia w jednym zgłoszeniu prawa regionalnego, które rozciąga się na więcej niż jedno państwo. Przykładem są tu unijne znaki towarowe i wzory przemysłowe, które mają jednolity skutek na terytorium całej UE.
Alternatywnie, możliwe jest skorzystanie ze zgłoszeń międzynarodowych, których dokonuje się za pośrednictwem WIPO w desygnowanych w ramach jednego zgłoszenia terytoriach. W odróżnieniu jednak do znaków i wzorów unijnych rezultatem jest uzyskanie wiązki praw krajowych, a nie jednolitego prawa.
W przypadku patentów na wynalazki od ponad dwóch lat obowiązuje patent jednolity, który jest zbliżony do jednolitych praw typu unijne znaki towarowe. Niemniej do jednolitego systemu patentowego przystąpiło na tę chwilę 18 państw UE. Pozostałe (w tym Polska) stosują dotychczasowy patent europejski skutkujący uzyskaniem wiązki praw krajowych.
Masz pytania dotyczące ochrony IP? Napisz do nas.
