Z punktu widzenia problematyki znaków towarowych, nie powielając wyjaśnień zawartych we wcześniejszych artykułach czym jest NFT, można zidentyfikować co najmniej dwa obszary do zasygnalizowania. Jednym z nich jest niewątpliwie rosnąca popularność zgłoszeń znaków towarowych obejmujących, w wykazie towarów i usług, terminy odnoszące się do NFT i problem ich odpowiedniej klasyfikacji. Drugim zagadnieniem, które już wystąpiło w praktyce, jest kwestia ewentualnego naruszenia prawa do znaku towarowego w związku z użyciem cudzego oznaczenia w formie NFT.

Odnosząc się do problematyki zgłoszeń znaków towarowych – szał na NFT znalazł swoje odbicie również w urzędach zajmujących się udzielaniem praw własności intelektualnej. Jeszcze w styczniu 2020 r. w USPTO (USA) nie było żadnych zgłoszeń znaków towarowych odnoszących się do NFT, a dokładnie rok później odnotowano już kilkadziesiąt takich zgłoszeń dziennie. Oczywiście wśród nich są wśród nich również największe światowe marki – np. Victoria Secret, McDonald’s, Nike itd. reagujące bardziej, jak mogłoby się wydawać, na pewne trendy marketingowe czy PR-owe, niż na potrzeby prawne, a zgłoszenia nie dotyczą tylko NFT, ale równie modnego ostatnio pojęcia „metaverse” czy „virtual goods” lub „virtual services”.

Podobnie Urząd EU ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odnotował na przestrzeni ostatnich dwóch lat znaczący wzrost zgłoszeń znaków towarowych dotyczących NFT, który przedstawia się w liczbach następująco:

  • 1,277 zgłoszenia dotyczące NFT w 2021
  • 1,157 zgłoszenia dotyczące NFT w 2022

Wobec takiej ilości zgłoszeń pytania o odpowiednie zaklasyfikowanie pojęcia NFT jako towaru lub usługi musiały się pojawić. W czerwcu 2022 EUIPO opublikował komunikat dotyczący podejścia Urzędu do klasyfikacji zgłoszeń znaków towarowych zawierających pojęcie „NFT”. Wskazano, że w 12 edycji Klasyfikacji Nicejskiej, klasa 9 będzie zawierać pojęcie „downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens”. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że samo pojęcie „non fungible tokens” nie będzie akceptowane, bo EUIPO wymaga, aby każdorazowo wskazać „rodzaj cyfrowego dobra”, które będzie tokenizowane w drodze NFT (ten wymóg wynika z tego, że EUIPO odróżnia, skądinąd prawidłowo, samo NFT od dobra, które NFT „certyfikuje” – NFT jest niejako „nakładką” na określone dobro cyfrowe).

Uwzględniać naturę NFT – będącego „certyfikatem” określonego dobra cyfrowego można rozważać w jakich okolicznościach wykorzystanie przez podmiot trzeci cudzego oznaczenia w formie NFT będzie naruszać prawo do znaku towarowego. Wydaje się, że obecnie obowiązujące przepisy poradzą sobie z taką sytuację, ponieważ z punktu widzenia naruszenia prawa do znaku towarowego, kluczowe jest używanie w obrocie konkretnego oznaczenia w odniesieniu do określonych towarów i usług. Można sobie zatem wyobrazić sytuację, w której osoba trzecia używa cudzego znaku jako NFT w internecie (z oczywistych względów używanie NFT będzie się odbywało tylko w świecie cyfrowym). To czy będziemy mieli do czynienia z naruszeniem zależy oczywiście od tego w odniesieniu do jakich towarów lub usług to używanie będzie miało miejsce, ewentualnie czy przesłanki naruszenia prawa do renomowanego znaku towarowego będą spełnione. W taki ujęciu nie wydaje się, aby interpretacja obecnie obowiązujących przepisów w odniesieniu do używania oznaczenia w formie NFT nastręczała specjalnych problemów.

Sama praktyka jednak nasunęła ciekawy przypadek potencjalnego naruszenia związanego z NFT, który warto tutaj omówić. Nie będzie zaskakujące stwierdzenie, że sprawa ta toczy się od lutego 2022 na terenie USA, ponieważ głównie w tym kraju, jak na razie, pojawiąją się jakiekolwiek sprawy sądowe dotyczące NFT. Stan faktyczny sprawy jest następujący: StockX – popularna platforma internetowa dokonująca sprzedaży obuwia wprowadziła tzw. serię Vault NFT w styczniu 2022. Ideą tego przedsięwzięcia było stworzenie NFT dla konkretnego egzemplarza obuwia, w tym przypadku  – obuwia marki NIKE. Jako, że limitowane obuwie co do zasady jest przedmiotem dalszej odsprzedaży przez kolejnych nabywców, aż do momentu znalezienia finalnego odbiorcy, powiązanie NFT z konkretnym egzemplarzem pozwalało po pierwsze potwierdzić autentyczność towaru, a po drugie umożliwiało pozostanie fizycznego egzemplarza obuwia w magazynie StockX, aż do momentu zgłoszenia się finalnego nabywcy.

Źródło: https://stockx.com/dunk-low-off-white-lot-50-vault-nft

W konsekwencji użytkownicy platformy StockX “odsprzedawali” sobie kolejno wyłącznie NFT powiązanego z konkretnym egzemplarzem obuwia, a nie fizyczny towar (a obrót takim towarem odbywał się dużo szybciej niż tradycyjnie). W takich okolicznościach sprawy NIKE skierował roszczenia przeciwko StockX z tytułu naruszenia praw do znaków towarowych NIKE twierdząc, że używanie znaku NIKE w formie NFT może wprowadzać konsumentów w błąd. Co ciekawe, do roszczeń z tytułu naruszenia praw do znaków, NIKE dodał zarzuty, że StockX sprzedaje towary podrobione, co jest o tyle dziwne, że przed zaistnieniem sporu NIKE sam polecał sposoby sprawdzania autentyczności produktów stosowane przez tę platformę oraz ich politykę walki z podróbkami. StockX oczywiście kwestionuje zarzuty NIKE.

Zakładając, że StockX sprzedaje oryginalne produkty NIKE, a nie towary podrobione, można postawić pytanie czy platforma miała prawo używać znaku towarowego NIKE do wytworzenia NFT, a następnie umożliwienia użytkownikom platformy dokonywania „obrotu” NFT.  Według StockX NFT służy w tym przypadku jedynie jako “cyfrowy paragon” konkretnego produktu, a sam StockX nie umożliwia obrotu „cyfrowymi towarami” – niejako oddzielnymi od towarów fizycznych. Jednak ze względu na to, że fizyczny produkt pozostaje w magazynie StockX do momentu zgłoszenia się finalnego nabywcy, NFT może być w tym czasie zbywany wielokrotnie – to zdaniem NiKE uzasadnia pogląd, że NFT jest niejako oddzielnym produktem, a nie „cyfrowym paragonem”. Wydaje się zatem, że przedmiotem rozstrzygnięcia sądowego powinno być w pierwszej kolejności stwierdzenie czym tak naprawdę jest NFT, a następnie czy taki sposób użycia znaku towarowego NIKE może naruszać prawo do znaku towarowego. To wszystko oczywiście zakładając, że StockX nie oferował w ramach swojej platformy obuwia podrobionego, gdyż wówczas punkt ciężkości sporu będzie koncentrował się na zupełnie innych kwestiach. W takich okolicznościach stanu faktycznego, a także biorąc pod uwagę istotę NFT, wydaje się, że twierdzenie NIKE, że NFT jest oddzielnym, od towaru fizycznego, produktem, jest poglądem zbyt daleko idącym.

Przenosząc powyższy problem na grunt polski czy unijny wydaje mi się, że nie można nie odnieść się do problematyki wyczerpania prawa do znaku towarowego. Zakładając, że StockX oferował do sprzedaży egzemplarze obuwia NIKE, co do którego można skutecznie stwierdzić, że zostały wprowadzone pierwszy raz do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą, to w odniesieniu do tych konkretnych egzemplarzy obuwia NIKE zaistniało wyczerpanie prawa do znaku towarowego. W konsekwencji, można postawić pytanie czy wyczerpanie prawa do znaku towarowego uprawniało StockX do wytworzenia NFT wykorzystując znak towarowy NIKE i powiązania takiego NFT z każdą konkretną parą obuwia. Wyjątek przewidujący możliwość sprzeciwienia się uprawnionego względem działań związanych ze znakiem jest dość pojemny – zgodnie z regulacją polskiej ustawy przepisów dotyczących wyczerpania nie stosuje się, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów. Wyjątek ten jest stosunkowo często stosowany przez uprawnionych do znaków towarowych renomowanych, którzy wskazują, że określony sposób działania dotyczący towarów ze znakiem (np. dystrybucja, reklama itd.) narusza renomę określonego znaku towarowego. Wobec powyższego oczywiście można mieć wątpliwości czy wykorzystywanie NFT ze znakiem towarowym NIKE wpisuje się w zakres tak określonego wyjątku.

Nie odpowiadając niestety jednoznacznie na żadne z ww. wątpliwości możemy dzisiaj przynajmniej postawić pytania – czy korzystanie z NFT z użyciem zarejestrowanego znaku towarowego odnoszącego się do konkretnego towaru może stanowić wprost naruszenie prawa do znaku towarowego czy mogłoby się wpisywać w czynności objęte wyczerpaniem prawa?