Krzysztof Wasilewski

Rzecznik patentowySenior Associate

Bio

Specjalizuje
się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa
znaków towarowych, wzorów przemysłowych i prawa patentowego. Reprezentuje
klientów w postępowaniach przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności
Intelektualnej EUIPO, Urzędem Patentowym RP i Światową Organizacją Własności
Intelektualnej WIPO oraz przed sądami administracyjnymi. W kancelarii
uczestniczy w pracach zespołu prawa własności przemysłowej.

Odbywał
staże w międzynarodowej firmie prawniczej, East-West Management Institute w
ramach programu Partners for Financial Stability oraz jako uczestnik
Chicago-Kent College of Law Overseas Training Program in Poland w ukraińskiej
kancelarii prawnej w Charkowie. Absolwent prawa na WPiA UG i Szkoły Prawa
Amerykańskiego organizowanej we współpracy z Illinois Institute of Technology
Chicago-Kent College of Law. Absolwent Szkoły IP przy Centrum Praw Własności
Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

Biegle
posługuje się językiem angielskim.


Powiązane newsy

Publikacje 1
21 mar 2019

Raport prawny: Dobry znak towarowy i właściwy patent budują biznes

W dniu 21 marca 2019 r. opublikowany został kolejny Raport Prawny Rzeczpospolitej pt. „Dobry znak towarowy i właściwy patent budują biznes”. Publikacja przygotowana została przez prawników Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy w składzie: adw. prof. Elżbieta Traple, adw. Wojciech Kulis, rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak, adw. dr Tomasz Targosz, rz. pat. Krzysztof Wasilewski, Joanna Wiśniowska.

Blog 6
11 gru 2021

Czy przez ujawnienie obrazu całego produktu mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych jego części?

W jednym z ostatnich orzeczeń w sprawie C-123/20[1] Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygał w trybie prejudycjalnym, czy przez ujawnienie obrazu całego produktu mogą powstać niezarejestrowane wzory wspólnotowe poszczególnych jego części.

18 paź 2018

Zasady są po to, by je łamać, trzeba je tylko znać. Według wynalazców z Facebook, Inc. wymaga to również odpowiedniego charakteru

Zasady są po to, by je łamać. Trzeba je tylko znać. Według wynalazców z Facebook, Inc. wymaga to również odpowiedniego charakteru. Nowe zgłoszenie patentowe Facebook, Inc. przewiduje łamanie zasad polityki regulującej prezentację treści sponsorowanych w content feedach w oparciu o dane odnoszące się do charakterystyki użytkowników systemu.

****

Prezentowanie treści sponsorowanych przez spersonalizowany content feed (z języka angielskiego strumień lub kanał treści) jest obecnie jednym ze skuteczniejszych sposobów marketingu stosowanych przez serwisy społecznościowe typu Facebook. Treści sponsorowane są w nim przedstawiane wraz z tzw. treściami organicznymi, czyli takimi, które są generowane przez samych użytkowników systemu (np. dane demograficzne, zainteresowania, aktualizacje statusu, lokalizacje, zdjęcia, filmy itd.). W oparciu o te informacje system przedstawia użytkownikowi spersonalizowany content feed, który najczęściej zawiera również treści opisujące działania podejmowane przez innych, powiązanych użytkowników. Jednocześnie prezentowane są treści sponsorowane wybrane dla użytkownika na podstawie deklarowanych przez niego zainteresowań. W pewnych okolicznościach prezentowanie treści organicznych i sponsorowanych w tym samym „strumieniu treści” może jednak wpłynąć negatywnie na użytkownika, który jest głównie zainteresowany wyświetlaniem elementów treści organicznych. Dla przykładu: umieszczenie wielu pozycji treści sponsorowanych, które znajdują się w zbyt małej odległości od siebie, może frustrować użytkownika, zmniejszając prawdopodobieństwo jego interakcji z systemem. W tym celu stosuje się zasady (policy rules regulating presentation of sponsored content to their users), które regulują prezentację sponsorowanych treści w w kanale treści, tak aby zapobiec „przytłoczeniu” użytkownika.

Zdaniem wynalazców z Facebook, Inc. konwencjonalne metody stosowania tych reguł nie uwzględniają jednak okoliczności, w których wyświetlenie sponsorowanej treści użytkownikowi na pozycjach content feedu może być korzystne, i to pomimo naruszenia przyjętych zasad polityki prezentowania treści sponsorowanych, w szczególności gdy zaprezentowanie sponsorowanych treści zwiększyłoby prawdopodobieństwo interakcji użytkownika z systemem. Ma to się stać możliwe dzięki nowemu wynalazkowi. Skutkiem jego działania ma być złagodzenie zasad polityki regulujących prezentację treści sponsorowanych podczas generowania content feedu na podstawie charakterystyki samego użytkownika. W tym celu proponowany system wygeneruje model określający „tolerancję użytkownika dla treści sponsorowanych”. Na tej podstawie – o ile wyliczona dla danego użytkownika wartość tolerancji będzie równa określonemu progowi lub próg ten przekroczy – system rozluźni jedną lub więcej zasad polityki regulującej przedstawianie treści sponsorowanych.

Zgodnie z zastrzeżeniem patentowym nr 1 wynalazek dotyczy metody, która składa się z następujących etapów. W pierwszej kolejności system zastosuje jeden lub więcej zbiorów zasad regulujących prezentację treści sponsorowanych, przy czym każdy z tych zbiorów będzie zawierał jeden lub więcej warunków uniemożliwiających wstawienie treści sponsorowanych do content feedu. Następnie system otrzyma treści sponsorowane wraz z ich opisem i kwotą oferty (bid amount). Po otrzymaniu od użytkownika zgłoszenia dotyczącego zaprezentowania content feedu, system pobierze cechy tego użytkownika i na tej podstawie wygeneruje wartość wskazującą na tolerancję tego użytkownika dla treści sponsorowanych umieszczonych w content feedzie. W oparciu o tę wartość następnie złagodzi on jedną lub kilka zasad regulujących prezentację treści sponsorowanych. W odpowiedzi na decyzję systemu o złagodzeniu zasad dotyczących treści sponsorowanych wygenerowany zostanie content feed, który narusza co najmniej jeden zbiór zasad regulujących prezentację treści sponsorowanych i który zostanie wysłany do urządzenia w celu prezentacji użytkownikowi.

Bez tytułu

Źródło: baza danych USPTO

Według jednego z przykładów zastosowania wynalazku system wygeneruje „model użytkownika” określający „prawdopodobieństwo, że użytkownik opuści system”. Model ten może być oparty na cechach innych użytkowników, którzy wcześniej opuścili system i ilości treści sponsorowanych zawartych w ich kanałach treści (w tym, z uwzględnieniem umiejscowienia poszczególnych elementów treści sponsorowanych wśród treści organicznych). Jeśli prawdopodobieństwo opuszczenia przez użytkownika systemu wygenerowanego przez aplikację modelu będzie mniejsze niż wartość progowa, system rozluźni jedną lub więcej zasad dotyczących zawartości, aby zwiększyć liczbę sponsorowanych elementów treści w strumieniu treści generowanych dla użytkownika (zastrzeżenie nr 12).

Kluczowym dla wynalazku zagadnieniem jest sposób generowania „modelu użytkownika”, który będzie określał wartość „tolerancji użytkownika dla sponsorowanej treści”. W tym celu możliwe będzie przeprowadzenie ankiety, w której użytkownicy mieliby wskazać swoje preferencje co do sposobu przedstawienia treści (w tym sponsorowanych) w content feedzie. Wyliczenie „tolerancji użytkownika dla sponsorowanej treści” może być również oparte na „dodatkowych informacjach”, takich jak częstotliwość (historical rate), z jaką użytkownik wykazywał interakcję z wcześniej prezentowanymi treściami, bądź na charakterze tych treści. Co ciekawe, zgłoszenie patentowe Facebook, Inc. przewiduje możliwość ustalenia wartości „tolerancji użytkownika dla sponsorowanej treści” na podstawie parametrów niekoniecznie powiązanych z cechami samego użytkownika. Przykładowo: zgodnie z zastrzeżeniem patentowym nr 10 wyliczenie tej wartości będzie polegało na:

  1. określeniu liczby elementów treści sponsorowanych do uwzględnienia w content feedzie użytkownika, która będzie naruszała zasady polityki,
  1. wyborze liczby elementów treści sponsorowanych na podstawie zawartych w nich kwot ofert (bid amounts included in sponsored content items),
  1. wskazaniu przewidywanej średniej wartości dla systemu (average expected value) wynikającej z uwzględnienia wybranej liczby elementów treści sponsorowanej w content feedzie,
  1. określeniu średniej kwoty rekompensaty (historical average amount of compensation), jaką system otrzymał z tytułu wcześniejszej prezentacji użytkownikowi treści sponsorowanych,
  1. podjęciu decyzji o złagodzeniu zasad polityki regulującej treści sponsorowane w oparciu o porównanie przewidywanej średniej wartości (average expected value) z dotychczasową średnią kwotą rekompensaty (historical average amount of compensation).

Zgłoszenie patentowe nr 15/446,779[1], zatytułowane „RELAXING POLICY RULES FOR REGULATING THE PRESENTATION OF SPONSORED CONTENT TO A USER OF AN ONLINE SYSTEM BASED ON CHARACTERISTICS OF THE USER”[2] zostało opublikowane przez amerykański urząd patentowy (USPTO) dnia 06/09/2018[3] r. z pierwszeństwem z dnia 01/03/2017[4] r. Postępowanie zgłoszeniowe jest w toku.


[1] Kod INID 21.

[2] Treść zgłoszenia dostępna na stronach USPTO.

[3] Kod INID 43.

[4] Kod INID 22.

 

06 mar 2018

Z twarzy podobna zupełnie do nikogo

Z twarzy podobna zupełnie do nikogo[1], czyli jak EUIPO uznał, że unijny znak graficzny przedstawiający twarz holenderskiej modelki jest opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego.

****

Wykreowanie tzw. „twarzy marki” jest jednym ze skuteczniejszych sposobów kształtowania wizerunku marki na rynku. W tej roli zazwyczaj sprawdzają się osoby z show businessu, które przenoszą na produkty (lub usługi) pozytywne skojarzenia konsumentów i tym samym wzmacniają siłę marki. Nic więc dziwnego, że przedmiotem zgłoszeń znaków towarowych są często imiona i nazwiska znanych osób, a niekiedy również ich wizerunek. Strategie marketingowe nie zawsze jednak idą zgodnie z planem, a w przypadku holenderskiej modelki Maartje Robin Elke Verhoef na przeszkodzie stanął EUIPO, który odmówił udzielenia prawa na znak graficzny przedstawiający wizerunek kobiety, w oparciu o zarzut opisowości znaku i braku charakteru odróżniającego.

Przedmiotem zgłoszenia unijnego znaku towarowego (EUTM 014679351) było „paszportowe” zdjęcie przedstawiające twarz holenderskiej modelki Maartje Robin Elke Verhoef. Zgłoszenia znaku towarowego dokonano dla towarów i usług z klas 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35, 41, 42 i 44, w tym m. in. dla kosmetyków, oprogramowania komputerowego, biżuterii, artykułów papierniczych, odzieży, usług reklamowych i innych.

KW

Postać graficzna zgłoszenia znaku unijnego EUTM  014679351. Żródło: baza danych EUIPO esearch+

Po wymianie uwag ze zgłaszającym ekspert EUIPO odrzucił zgłoszenie znaku w całości na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) oraz art. 7 ust. 1 lit. c) EUTMR tj. na podstawie zarzutu opisowego charakteru znaku i braku charakteru odróżniającego (odpowiednio). W uzasadnieniu ekspert EUIPO wskazał m. in., że znak nie ma żadnej szczególnej cechy, która mogłaby wpłynąć na pamięć konsumentów w stopniu, który pozwoliłby na odróżnienie towarów i usług zgłaszającego od innych podmiotów. Zdaniem eksperta europejski odbiorca zobaczy jedynie twarz młodej kobiety, a niekoniecznie twarz konkretnej osoby tj. holenderskiej modelki Maartje Verhoef.

Na szczęście dla zgłaszającego, w wyniku rozpatrzenia odwołania, Izba Odwoławcza uchyliła niekorzystną decyzję EUIPO odrzucając zarówno zarzut opisowości jak i braku charakteru odróżniającego znaku. Izba Odwoławcza wskazała przede wszystkim, że znak towarowy jest twarzą konkretnej osoby wraz z jej unikalnymi rysami twarzy. Dlatego wbrew twierdzeniom eksperta można faktycznie założyć, że docelowy krąg odbiorców będzie postrzegał znak jako określenie pochodzenia danych towarów i usług, a mianowicie, że pochodzą od osoby przedstawionej na zdjęciu. Tym samym, znak będzie spełniał swoją podstawową funkcję tj. funkcję odróżniającą. Jak podkreślono w decyzji Izby Odwoławczej[2] fotografia przedstawiająca twarz osoby w formie zdjęcia paszportowego stanowi unikalne przedstawienie tej osoby, zawierające jej specyficzne cechy zewnętrzne. W odpowiedzi na zarzut opisowości znaku, Izba Odwoławcza zauważyła m. in., że znak przedstawiający wizerunek konkretnej kobiety niekoniecznie doprowadzi do natychmiastowego stwierdzenia przez odbiorców, że towary z klas 3, 14, 18 i 25 są przeznaczone wyłącznie dla kobiet. Jak argumentowała Izba Odwoławcza, ogromna liczba kobiecych projektantów mody wydaje kolekcje dla mężczyzn (np. Carolina Herrera lub Purificación Garcia), a odbiorcy nie zakładają z góry, że znak składający się z imienia kobiety musi koniecznie oznaczać towary przeznaczone wyłącznie dla kobiet. To samo można powiedzieć o projektantach mody męskiej, którzy również wypuszczają na rynek kolekcje dla obu grup docelowych (np. Giorgio Armani czy Ralph Lauren).


1 Tytuł stanowi nawiązanie do znanego cytatu z polskiego filmu fabularnego MIŚ w reżyserii Stanisława Barei z 1980 r.

2 decyzja Czwartej Izby Odwoławczej z dnia 16/11/2017 r. w sprawie R 2063/2016-4.

18 gru 2017

Nie każde oznaczenie nadaje się do ochrony na podstawie wyłącznego prawa na znak towarowy

Nie każde oznaczenie nadaje się do ochrony na podstawie wyłącznego prawa na znak towarowy. Niedawno przekonał się o tym Gene Simmons, wokalista zespołu KISS, który zawnioskował w amerykańskim urzędzie patentowym o udzielenie prawa wyłącznego na gest diabelskich rogów[1] dla usług związanych z muzyką w klasie 41.

****

Amerykańskiego zgłoszenia znaku towarowego o numerze US 87482739[2] dokonano w dniu 09/06/2017 r. dla usług z klasy 41 tj.: rozrywka, mianowicie występy na żywo wykonywane przez artystę muzycznego; występy artysty muzycznego. W związku z tym, że postępowanie zgłoszeniowe przed amerykańskim urzędem patentowym przewiduje wskazanie daty pierwszego użycia znaku (w tym daty pierwszego komercyjnego użycia), w zgłoszeniu podano, że Gene Simmons użył znaku po raz pierwszy 14/11/1974 r. i jest on używany przez niego do chwili obecnej.

kw

Źródło: baza danych TESS amerykańskiego urzędu patentowego USPTO.

Zgłoszenie gestu diabelskich rogów jako znaku towarowego spotkało się z falą krytyki[3]. Wskazywano przede wszystkim, że to nie Gene Simmons jako pierwszy używał tego gestu w muzyce. Dla przykładu wcześniej wykonał go John Lennon na okładce singla Yellow Submarine / Eleanor Rigby, wydanego w dniu 05/08/1966 r. (poniżej).

kw1

Popularyzacja gestu w muzyce bywa często przypisywana Jamesowi Dio z zespołu BLACK SABBATH, który sam przyznał, że zapożyczył go od swojej babci. Jak tłumaczył[4], gest mano cornuta (po włosku „rogata dłoń”) jest popularny we Włoszech i w zależności od sposobu użycia służy do odparcia lub przywołania przekleństwa tzw. Złego Oka (za Wikipedią[5]: Złe Oko to „pradawne i rozpowszechnione w wielu kulturach wierzenia w to, że spojrzenie pewnych osób może sprowadzać cierpienie i nieszczęście, jak ubóstwo, choroba czy nawet śmierć”).

Wracając na grunt prawa znaków towarowych, trzeba podkreślić, że gest diabelskich rogów jest standardowym przykładem oznaczenia, na które nie można udzielić prawa wyłącznego ze względu na brak charakteru odróżniającego (dla wskazanych usług). Zasadniczo nie jest tu istotne, kto jako pierwszy użył omawianego gestu dla usług związanych z muzyką. W kontekście uzyskania prawa wyłącznego na znak towarowy kluczowe znaczenie będzie miała natomiast odpowiedź na pytanie, czy dane oznaczenie (na dzień jego zgłoszenia w urzędzie patentowym) ma zdolność rejestrową jako znak towarowy[6].

Niecałe dwa tygodnie później Gene Simmons wycofał kontrowersyjne zgłoszenie znaku towarowego. Dlatego najpewniej nie poznamy już oficjalnego stanowiska ekspertów amerykańskiego urzędu patentowego w kwestii zdolności rejestrowej gestu diabelskich rogów dla usług związanych z muzyką z klasy 41. Mimo to sprawa znaku Gene’a Simmonsa skłania do ogólnej refleksji na temat natury i celu praw wyłącznych na znaki towarowe. Pokazuje, że decyzja o złożeniu w urzędzie patentowym wniosku o udzielenie ochrony na znak towarowy powinna być przemyślana, gdyż nie każde oznaczenie nadaje się do ochrony na podstawie prawa wyłącznego. Czy Gene’owi Simmonsowi naprawdę potrzebne jest prawo wyłącznego używania gestu diabelskich rogów dla usług związanych z muzyką z klasy 41? Czy faktycznie zamierzał egzekwować to prawo i zakazywać innym muzykom używania gestu lub żądać w zamian uiszczenia opłat licencyjnych?


[1] W amerykańskim języku migowym (ASL) identyczny gest stanowi akronim „ILY”, utworzony z pierwszych liter słów wyrażenia „I love you”; https://en.wikipedia.org/wiki/ILY_sign (dostęp: 15/11/2017).

[2] Dokumentacja dotycząca zgłoszenia znaku dostępna w bazie TESS amerykańskiego urzędu patentowego USPTO http://tmsearch.uspto.gov

[3] W sieci pojawiło się wiele artykułów omawiających kontrowersyjne zgłoszenie znaku towarowego. O sprawie napisał m.in. „The Washington Post”: https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/06/15/gene-simmons-of-kiss-tries-to-trademark-the-sign-language-gesture-for-love/?utm_term=.5d2c56fa2db6 (dostęp: 15.11.2017).

[4] Wypowiedź Jamesa Dio zacytowana w przywołanym wyżej artykule z „The Washington Post”: „I doubt very much if I would be the first one who ever did that. That’s like saying I invented the wheel, I’m sure someone did that at some other point […] It’s an Italian thing I got from my grandmother … It’s to ward off the Evil Eye or to give the Evil Eye, depending on which way you do it”.

[5] https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82e_oko (dostęp: 15/11/2017).

[6] Zdolność rejestrowa znaku towarowego pozwala ocenić, jakie są szanse na uzyskanie prawa wyłącznego na znak towarowy. Przed zgłoszeniem w urzędzie patentowym danego oznaczenia jako znaku towarowego zaleca się przeprowadzenie badania zdolności rejestrowej.

20 lis 2017

Wyrok Sądu UE z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wygaśnięcia znaku SAVANT (T-110/16) – używanie znaku w postaci niezmieniającej charakteru odróżniającego wraz z sub-brandami i jako nazwy firmy

Znak towarowy, który nie był używany w sposób rzeczywisty w okresie pięciu lat od dnia rejestracji, może podlegać sankcji wygaśnięcia. Znak towarowy nie musi być przy tym używany w postaci identycznej z zarejestrowaną. W świetle art. 18 ust. 1[1] unijnego rozporządzenia w sprawie znaku towarowego UE (dalej jako „EUTMR”)[2] wystarczy, aby był używany w postaci, która nie zmienia odróżniającego charakteru znaku – bez względu na to, czy w postaci, w jakiej jest używany, znak ten jest również zarejestrowany na rzecz danego właściciela. W dniu 18 lipca 2017 r. zapadło kolejne potwierdzające tę już ugruntowaną w prawie UE i doktrynie zasadę orzeczenie, tym razem w sprawie T-110/16, w której Sąd UE w Luksemburgu oddalił skargę amerykańskiej spółki Savant Systems LLC, wnioskującej o stwierdzenie wygaśnięcia słownego znaku unijnego SAVANT, należącego do spółki Savant Group Ltd z Wielkiej Brytanii[3]. Sąd UE wskazał m.in., że znak towarowy może być używany w postaci niezmieniającej odróżniającego charakteru znaku, gdy jest używany w połączeniu z innymi znakami, w tym w szczególności z tzw. sub-brandami lub dodatkowymi elementami słownymi. Zdaniem Sądu UE fakt używania znaku w charakterze nazwy firmy nie wyklucza używania tego oznaczenia w funkcji znaku towarowego.

****

Amerykańska spółka Savant Systems LLC złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia w całości słownego znaku unijnego SAVANT (EUTM 32 318), zarejestrowanego dla towarów i usług z klas 9, 16, 41 i 42. Podstawę wniosku stanowił zarzut braku rzeczywistego używania znaku w okresie pięciu lat w odniesieniu do towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany (ówczesny art. 51 ust. 1 lit. a) EUTMR[4]).

Uprawniony wykazywał rzeczywiste używanie znaku słownego SAVANT m.in. na podstawie materiałów dowodowych w postaci broszur reklamowych, portfolio usługowo-produktowych, faktur, tabel z danymi sprzedażowymi, reklam, artykułów prasowych, materiałów promocyjnych oraz dokumentacji uczestnictwa w targach i wystawach branżowych. Na fakturach znak słowny SAVANT był używany wraz z dodatkowymi elementami graficznymi i słownymi:

sa

Z kolei na broszurach reklamowych, portfolio usługowo-produktowych, w artykułach i reklamach prasowych znak słowny SAVANT był używany w postaci graficznej wraz z dodatkowymi elementami słownymi stanowiącymi dane kontaktowe uprawnionego lub z nazwą jednego z sub-brandów uprawnionego, takich jak HEMATOS, PULSE czy MATACO, w szczególności w poniższej postaci:

sa2

sa3

W pierwszej instancji Wydział Unieważnień EUIPO uznał, że znak był używany tylko dla niektórych usług z klasy 42 (tj. dla usług oprogramowania komputerowego i usług doradczych związanych z oprogramowaniem komputerowym). Dopiero na skutek odwołania uprawnionego Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO oceniła, że rzeczywiste używanie znaku SAVANT zostało udowodnione również dla innych usług z klas 41 i 42 oraz dla towarów z klasy 9 (oprogramowanie komputerowe). W rezultacie amerykańska spółka Savant Systems LLC (wnioskodawca o wygaśnięcie) złożyła skargę na decyzję EUIPO do Sądu UE w Luksemburgu w oparciu o zarzut naruszenia art. 51 ust. 1 lit. a) w związku z art. 15 EUTMR[5]. Podnoszono w niej, że przedstawione w sprawie dowody na używanie świadczyły o używaniu nazwy firmy uprawnionego, a nie znaku towarowego SAVANT.

Sąd oddalił skargę wnioskodawcy o stwierdzenie wygaśnięcia, wskazując, że fakt używania znaku słownego w charakterze nazwy firmy nie wyklucza używania tego oznaczenia w funkcji znaku towarowego (pkt 26–27 omawianego wyroku, zob. również wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie T‑353/07, Esber przeciwko OHIM – Coloris Global Coloring Concept, EU:T:2009:475, pkt 38 i zacytowane tam orzeczenia). Sąd przypomniał, że używanie nazwy handlowej na fakturach może być wystarczające dla stwierdzenia rzeczywistego używania znaku (pkt 31 omawianego wyroku, zob. również wyrok Sądu z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie T‑463/12, Popp i Zech przeciwko OHIM – Müller-Boré & Partner (MB), EU:T:2014:935, pkt 36–47). Co więcej, Sąd UE potwierdził, że znak towarowy może być używany w postaci niezmieniającej charakteru odróżniającego, gdy jest używany w towarzystwie innych znaków, w tym w szczególności wraz z tzw. sub-brandami lub dodatkowymi elementami słownymi stanowiącymi dane adresowe uprawnionego (pkt 32–33 omawianego wyroku, zob. również wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie T‑29/04, Castellblanch przeciwko OHIM – Champagne Roederer, EU:T:2005:438, pkt 33–34, oraz wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie T‑504/09, Völkl przeciwko OHIM – Marker Völkl, EU:T:2011:739, pkt 100). Sąd podkreślił również, że używanie znaku towarowego dla usług z reguły musi być ustalone w sposób pośredni, tj. na podstawie istnienia związku pomiędzy znakiem a świadczonymi usługami. Sąd wskazał przy tym, że obecność znaku towarowego SAVANT w nagłówku faktur, w broszurach, portfolio produktowych, reklamach i artykułach prasowych jest wystarczająca dla ustalenia istnienia tego związku (pkt 34–35 komentowanego wyroku, zob. również wyrok Trybunału z dnia 11 września 2007 r. w sprawie C‑17/06, Céline SARL przeciwko Céline SA, EU:C:2007:497, pkt 23).


[1] Artykuł 15 ust. 1 lit. a) w poprzedniej wersji rozporządzenia (zob. przypis nr 2).

[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017, s. 1). W okresie od 23 marca 2016 r. do 30 września 2017 r. obowiązywało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz. Urz. UE L 341 z 24.12.2015, s. 21). Wcześniej, tj. od 14 kwietnia 2009 r. do 22 marca 2016 r. obowiązywało Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2009, s. 1). Skrótowiec „EUTMR” odnosi się do każdego z tych rozporządzeń w okresie jego obowiązywania.

[3] Sąd UE oddalił skargę spółki amerykańskiej na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie R 33/2015-4.

[4] Artykuł 58 ust. 1 lit. a) w aktualnej wersji rozporządzenia.

[5] Obecnie odpowiednio art. 58 ust. 1 lit. a) i art. 18 EUTMR.

10 sie 2017

Wkrótce kulminacja zainicjowanej w 2009 roku reformy systemu unijnych znaków towarowych

Od dnia 1 października 2017 r. będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej jako „EUTMR”)[1], uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009[2]. Oznacza to kolejne zmiany w ramach drugiego etapu reformy unijnych znaków towarowych, w tym zniesienie wymogu przedstawienia znaku towarowego w postaci graficznej, wprowadzenie do systemu unijnego znaków certyfikujących i dalsze zmiany w procedurze przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO.

Reformę systemu unijnych znaków towarowych podjęto wskutek przeprowadzonej przez Komisję Europejską w 2009 r. ewaluacji wspólnotowego systemu znaków towarowych (zwanych wtedy „wspólnotowymi znakami towarowymi”). Głównym założeniem reformy miała być modernizacja systemu funkcjonującego w zasadzie bez modyfikacji od wczesnych lat 90. Jej celem było dostosowanie systemu do ewoluującego środowiska biznesowego, przede wszystkim przez uwzględnienie postępujących zmian technologicznych[3]. Pierwszy etap zmian do systemu unijnych znaków towarowych wprowadzono w życie 23 marca 2016 r. Kulminacja reformy ma natomiast nastąpić za niecałe dwa miesiące, tj. 1 października 2017 r.

Zmiany dokonane w ramach pierwszego etapu reformy mogą wydawać się nieznaczne – w  marcu 2016 r.[4] wprowadzono m.in.: nową nazwę urzędu rejestrującego unijne znaki towarowe, tj. „Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej” (ang. European Union Intellectual Property Office, w skrócie EUIPO), nową nazwę znaku towarowego, tj. „znak towarowy Unii Europejskiej” (w Polsce określany jako „znak unijny”) i modyfikację systemu opłat za znaki towarowe. Niektóre z nich dotyczyły jednak istotnych kwestii w postępowaniu przed EUIPO, w tym w zakresie rozpatrywania zgłoszeń znaków, podstaw względnych i bezwzględnych udzielenia prawa, a także rozpatrywania sprzeciwów i wniosków o unieważnienie[5].

Również te zmiany, które składają się na drugi etap reformy, ujęto w rozporządzeniu zmieniającym z grudnia  2015 r., przy czym ich wejście w życie przesunięto w czasie ze względu na potrzebę uregulowania aktami prawa wtórnego tj. rozporządzeniem wykonawczym (dalej jako „EUTMIR”)[6] i rozporządzeniem delegowanym[7]. Do najistotniejszych nowości należy zaliczyć zniesienie wymogu przedstawienia znaku towarowego w postaci graficznej, wprowadzenie do systemu unijnego znaków certyfikujących i kolejne zmiany w procedurze przed EUIPO.

Zniesienie wymogu przedstawienia znaku w postaci graficznej

Jedną z ważniejszych zmian w ramach drugiego etapu reformy unijnych znaków towarowych będzie zniesienie wymogu przedstawienia znaku w postaci graficznej. Innymi słowy, po 1 października 2017 r. oznaczenia będzie wolno przedstawiać w dowolnej formie z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, o ile dany sposób przedstawienia będzie jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. Ma to stanowić uproszczenie procesu zgłaszania unijnych znaków towarowych, które nie mają charakteru wizualnego lub zawierają ruchome obrazy, w tym przede wszystkim znaków dźwiękowych, ruchowych czy multimedialnych. Przykładowo znaki dźwiękowe będzie można przedstawić w formie pliku audio, a nie (jak dotychczas) w postaci graficznej za pomocą tradycyjnego zapisu nutowego bądź sonogramu (wraz z plikiem audio)[8].

Znaki certyfikujące

Znaki certyfikujące są nowością w systemie unijnym, mimo że w niektórych państwach członkowskich UE funkcjonują od wielu lat (w Polsce odpowiednikiem znaku certyfikującego jest wspólny znak towarowy gwarancyjny). Znakiem certyfikującym Unii Europejskiej jest oznaczenie pozwalające „odróżnić towary lub usługi, które zostały certyfikowane przez właściciela znaku pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości, z wyjątkiem pochodzenia geograficznego, od towarów i usług, które nie są w ten sposób certyfikowane”[9].

Zgłaszający znak certyfikujący będzie zobowiązany do przedłożenia oświadczenia o zgłoszeniu znaku certyfikującego UE. Regulamin używania znaku certyfikującego należy przedłożyć w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia i musi on zawierać przede wszystkim opis charakterystycznych cech towarów i usług, które mają być certyfikowane znakiem, warunki używania znaku, a także sposoby badania i nadzorowania stosowane przez właściciela znaku certyfikującego. Podobnie jak w polskiej regulacji właściciel znaku certyfikującego nie będzie mógł samodzielnie używać znaku w odniesieniu do towarów lub usług objętych znakiem certyfikującym. Co więcej, właścicielem unijnego znaku certyfikującego nie będzie mogła być osoba prowadząca działalność związaną z dostawą towarów i usług rodzaju objętego certyfikatem, a znaku certyfikującego nie będzie można zgłosić w celu odróżnienia towarów lub usług pod względem pochodzenia geograficznego.

Zmiany i uproszczenia proceduralne przed EUIPO

Na szczególną uwagę zasługują uproszczenia w postępowaniu przed EUIPO, w tym przede wszystkim te w zakresie tłumaczeń, dopuszczalności dowodów ze źródeł internetowych i elektronicznych środków komunikacji z Urzędem.

Od 1 października 2017 r. EUIPO będzie uznawał wszystkie bazy danych krajowych i regionalnych urzędów ds. własności intelektualnej w UE. Dopuszczalne będzie korzystanie z bazy TMview jako portalu umożliwiającego dostęp do danych z urzędów krajowych. Co więcej, wolno będzie powoływać się na treść przepisów prawa krajowego, które są dostępne za pośrednictwem źródła internetowego uznanego przez Urząd. Tym samym osoba wnosząca sprzeciw lub wniosek o unieważnienie będzie mogła dostarczyć dowody, powołując się na takie źródło.

Po 1 października 2017 r. zastosowanie znajdzie nowy standard przedstawiania tłumaczeń dokumentów. Na mocy art. 25 EUTMIR tłumaczenie będzie można ograniczyć tylko do tych fragmentów dokumentu, które będą istotne dla sprawy. Co więcej, jeśli język, w którym przedstawione zostaną dowody na poparcie uzasadnienia (za wyjątkiem zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie znaku, rejestrację i przedłużenie ochrony lub treść przepisów prawa) nie będzie językiem postępowania, zgłaszający będzie miał obowiązek przedłożyć tłumaczenie dopiero na żądanie Urzędu lub na uzasadniony wniosek drugiej strony. Co istotne, zasady te będą miały zastosowanie w odniesieniu do dowodów składanych w celu wykazania renomy lub nabytego charakteru odróżniającego znaku.

Nowością w zakresie komunikacji z EUIPO będzie rezygnacja od 1 października 2017 r. z przestarzałych form korespondencji, tj. doręczeń osobistych i za pośrednictwem skrytki pocztowej Urzędu. Jednocześnie termin „elektroniczne środki komunikacji” zdefiniowano na tyle szeroko, aby mógł obejmować inne niż tylko faks rozwiązania techniczne wykorzystywane do komunikacji elektronicznej.

Podsumowanie

Czas pokaże, czy zamierzenia reformy systemu unijnych znaków towarowych zostaną zrealizowane. Użytkownicy tego systemu powinni jednak docenić zmiany idące w kierunku racjonalnych usprawnień i uproszczenia procedur, a tym samym obniżenia ogólnych kosztów postępowania przed EUIPO.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017, s. 1).

[2] Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2009, s. 1).

[3] European Commission Memo: Modernisation of the European Trade Mark System – Frequently Asked Questions (Memorandum Komisji Europejskiej w sprawie modernizacji unijnego systemu znaków towarowych – często zadawane pytania). Dokument dostępny jest w języku angielskim na stronie http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-291_en.htm?locale=en.

[4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz. Urz. UE L 341 z 24.12.2015, s. 21) weszło w życie 23 marca 2016 r.

[5] Więcej informacji na temat zmian, które weszły w życie 23 marca 2016 r., można znaleźć na stronach EUIPO, m.in. https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/eu-trade-mark-regulation-faqs.

[6] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1431 z dnia 18 maja 2017 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 205 z 08.08.2017, s. 39).

[7] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1430 z dnia 18 maja 2017 r. uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 i (WE) nr 216/96 (Dz. Urz. UE L 205 z 08.08.2017, s. 1.).

[8] Szczegółowe zasady i wymogi dotyczące przedstawienia wybranych rodzajów znaków towarowych uregulowano w art. 3 EUTMIR.

[9] Artykuł 83(1) EUTMR.

Poznaj nasz zespół