Justyna Sitnikow, LL.M.

W dzisiejszym artykule chciałabym omówić rozgrywającą się przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) sprawę, na której kanwie w dniu 14 stycznia 2022 r. zapadła decyzja w postępowaniu sprzeciwowym o nr B 3 133 78. Spór toczy się pomiędzy Ainą Yang a francuską spółką Louis Vuitton Malletier, która jest właścicielem doskonale wszystkim znanego znaku „LV”:

10 listopada 2021 r. zapadł wyrok Sądu UE (sprawa T-353/20), w którym Sąd oddalił skargę zgłaszającego znak AC MILAN (AC Milan S.p.A) i tym samym podtrzymał decyzję EUIPO, że znak ten nie może być przedmiotem międzynarodowej rejestracji jako znak towarowy wskazujący Unię Europejską (IR 1329545) w odniesieniu do artykułów papierniczych i biurowych (klasa 16 klasyfikacji nicejskiej). Reprezentacja znaku AC MILAN znajduje się poniżej:

18 maja 2021 r. zapadła ważna uchwała siedmioosobowego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego pod przewodnictwem Prezesa Sądu Najwyższego Dariusza Zawistowskiego. Wydaje się, że uchwała ma duże znaczenie dla ochrony znaków towarowych krajowych i Unii Europejskiej i przecina trwającą dyskusję w zakresie sposobu liczenia terminu przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, które to naruszenie ma charakter ciągły.

Projekt aranżacji wnętrza co do zasady jest efektem pracy twórczej projektanta. W rezultacie taki projekt może podlegać ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ile spełnia przewidziane w niej cechy utworu. Ochrona prawnoautorska ma jednak swoje słabości, np. jej wąski zakres ochrony, dlatego przedmiotem niniejszego opracowania jest omówienie możliwości ochrony aranżacji wnętrza w prawie własności przemysłowej. Czy aranżacja wnętrza może korzystać z ochrony wynikającej z praw własności przemysłowej? Jeśli tak, to jakie prawa mogą być pomocne i jak skutecznie chronić taką aranżację?

Wzór przemysłowy

„Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację” (art. 102 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej).

Należy wskazać, że aranżacja wnętrza po spełnieniu określonych przesłanek, czyli wymogu nowości i indywidualnego charakteru, może zostać zarejestrowana jako wzór przemysłowy. Wzór przemysłowy, w zależności od zasięgu przyznanej mu ochrony, może mieć postać wzoru wspólnotowego (ochrona rozciąga się na teren wszystkich państw Unii Europejskiej) lub wzoru krajowego (wzór przemysłowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP uzyskuje prawo z rejestracji wyłącznie na terenie Polski). W przypadku wzorów przemysłowych procedura rejestracyjna przebiega sprawnie, gdyż właściwy urząd – w przypadku wzorów wspólnotowych jest to Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – rejestruje zgłoszone wzory przemysłowe bez sprawdzania, czy naruszają one prawa własności intelektualnej osób trzecich. Należy jednak pamiętać, że w dacie zgłoszenia wzoru przemysłowego musi on spełniać warunki przewidziane prawem (nowości i indywidualnego charakteru). Wzór przemysłowy uważany jest za nowy, jeżeli przed datą zgłoszenia go do właściwego urzędu identyczny wzór nie został publicznie udostępniony. Co ważne, wzór uważa się za identyczny z udostępnionym publicznie również wtedy, gdy różni się od niego jedynie nieistotnymi szczegółami, czyli niuansami, które są niedostrzegalne dla przeciętnego człowieka. Publiczne ujawnienie wzoru przez twórcę nie uchybi nowości wzoru, o ile upublicznienie nie nastąpiło wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dokonania zgłoszenia wzoru do rejestracji. Zatem aby zapewnić sobie skuteczną ochronę, procedurę rejestracji wzoru przemysłowego rekomenduje się zainicjować jak najwcześniej od momentu stworzenia produktu. Zgłaszany wzór powinien również posiadać indywidualny charakter. Ta konstrukcja prawna oznacza, że zgłaszany wzór musi być inny niż wzory, które zostały wcześniej udostępnione publicznie. Indywidualność badana jest w oparciu o całościowe wrażenie, jakie dane wzory wywołują na zorientowanym użytkowniku. Wzór w postaci aranżacji wnętrza będzie legitymował się indywidualnym charakterem wówczas, gdy całościowe wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku inna wcześniej udostępniona lub zarejestrowana jako wzór aranżacja wnętrza.

Zarejestrowany wzór wspólnotowy uzyskuje ochronę na co najmniej 5 lat, a ochrona ta może być co 5 lat przedłużana – maksymalnie do 25 lat. Okres ochrony liczony jest od momentu zgłoszenia wzoru do rejestracji.

Wracając jednak do ochrony aranżacji wnętrza za pomocą wzoru przemysłowego, trzeba podkreślić, że chroniony wzorem przemysłowym jest „wytwór”. Oznacza to, że ochronie nie podlega sam projekt aranżacji wnętrza, ale aranżacja powstała w oparciu o ten projekt. Dodatkowo ochronie podlega wzór (wytwór) jako całość, a nie jego poszczególne elementy.

Dlaczego zatem warto starać się o taką rejestrację? Rejestracja wzoru przemysłowego zabezpieczy projektanta przed bezpośrednim kopiowaniem oraz tworzeniem podobnych aranżacji wnętrza. Uprawniony ze wzoru będzie mógł sprzeciwić się wobec posługiwania się przez konkurenta (zawodowo lub zarobkowo) każdym wzorem przemysłowym, którego wygląd zewnętrzny (aranżacja wnętrza) nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia niż to, jakie wywołuje aranżacja wnętrza przedstawiona we wcześniej zarejestrowanym wzorze przemysłowym. Warto zatem podkreślić, że wzory przemysłowe chronione są w granicach wywoływanego przez nie ogólnego wrażenia.

Tutaj pojawia się istotna kwestia: jak poprawnie zgłosić do rejestracji wzór w postaci projektu aranżacji wnętrza?

Jednym z elementów dokumentacji zgłoszeniowej jest graficzne lub fotograficzne przedstawienie wzoru przemysłowego, który ma podlegać ochronie. Przedstawienie graficzne musi stanowić w pełni autonomiczny element zapewniający możliwość zidentyfikowania przedmiotu ochrony przysługującej właścicielowi zarejestrowanego wzoru. Co więcej, sposób przedstawienia przez nas wzoru w zgłoszeniu wpływa w dalszej kolejności na zakres jego ochrony i możliwości skutecznego egzekwowania.

W związku z tym istotne jest, aby starannie przemyśleć, co chcemy chronić, i przedstawić to w zgłoszeniu w konkretny sposób – w odniesieniu do aranżacji wnętrza najlepiej w postaci rysunku technicznego lub wizualizacji. W praktyce zgłaszający często nie przywiązują do tego dużej wagi i załączają do zgłoszenia zdjęcia, na których znajduje się zbyt wiele elementów (w tym przedstawienie znaku towarowego), które są nieistotne z punktu widzenia omawianej ochrony i tylko zawężają jej zakres. Mnogość elementów powoduje, że ochrona, której zakres determinuje ogólne wrażenie, ,,rozmywa się”.

Poniżej przykłady wzorów przemysłowych w postaci aranżacji wnętrz, w stosunku do których określenie zakresu ochrony może napotykać trudności.

RCD – 003067131-0002
Źródło: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/003067131-0002

RCD – 003067131-0004
Źródło: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/003067131-0004

Warto wspomnieć, że organy rejestrowe umożliwiają zgłaszającym przedstawienie wzoru w postaci kilku rzutów. Sprowadza się to do przedstawienia widoku wzoru z różnych kierunków i punktów widzenia. Rekomenduje się załączenie do zgłoszenia takiej liczby widoków, jaka jest niezbędna do pełnego ujawnienia cech wzoru – mając oczywiście na względzie ograniczenia ilościowe, jakie urzędy nakładają w tym zakresie. Taka forma przedstawienia wzoru może być szczególnie przydatna przy aranżacjach wnętrz, w których widok z jednej perspektywy może być niewystarczający do tego, by uchwycić przedmiot wnioskowanej ochrony.

Poniżej przykład zarejestrowanego wzoru przemysłowego przedstawionego w rejestrze w omawiany sposób.

RCD – 001440127-0001
Źródło: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/001440127-0001

Znak towarowy

Innym środkiem prawnym umożliwiającym uzyskanie ochrony na aranżację wnętrza jest prawo ochronne na znak towarowy. Trybunał Sprawiedliwości w głośnym wyroku z 10 lipca 2014 r. w sprawie C-421/13, Apple Store, EU:C:2014:2070 potwierdził, że wygląd sklepu może być znakiem towarowym. Trybunał uznał bowiem, że znak (jak poniżej) ma abstrakcyjną zdolność odróżniającą, czyli może pełnić rolę znaku, bo jest w stanie odróżniać produkty lub usługi jednego przedsiębiorcy od produktów lub usług innego przedsiębiorcy.

W następstwie wyżej wspomnianego wyroku pojawiła się możliwość uzyskania ochrony na znak towarowy przedstawiający układ/aranżację sklepu. Oczywiście taki znak towarowy musi spełniać podstawową funkcję odróżniającą, czyli umożliwiać odróżnienie towarów lub usług przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Podlega to rygorystycznemu badaniu przez organ rejestrujący i dlatego np. EUIPO odmówiło rejestracji przedstawionego poniżej trójwymiarowego znaku w postaci aranżacji wnętrza sklepu, twierdząc, że pozbawiony jest on charakteru odróżniającego. W ocenie eksperta oznaczenie to nie umożliwia identyfikacji tego konkretnego przedsiębiorstwa, z którego pochodzą towary i usługi.

EUTM – 013259891
Źródło: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/013259891

W tym miejscu nasuwa się pytanie, jak przedstawić do zgłoszenia w formie graficznej znak, który ma obrazować wystrój wnętrza, tak aby odbiorcy mogli dostrzec wszystkie jego cechy dystynktywne i prawidłowo zidentyfikować pochodzenie komercyjne. Trybunał w powyższym wyroku nie odniósł się niestety do kwestii, w jaki sposób należałoby przedstawić taki znak. W następstwie tego wyroku nie można jednak wykluczyć, że wymóg dotyczący przedstawienia układu wnętrza może zostać spełniony zwykłym rysunkiem łączącym linie, kontury i formy, bez szczególnego wskazania w opisie rozmiaru ani proporcji. EUIPO zaleca jednak dołączyć do zgłoszenia takiego znaku opis określający jasno przedmiot, o którego ochronę się wnioskuje.

Dodatkowo należy pamiętać, że taki znak podlega również ocenie pod kątem bezwzględnych przeszkód odwoławczych. Warto się zastanowić, czy wystrój wnętrza, które chcemy zarejestrować jako znak towarowy, posiada charakter odróżniający dla wnioskowanych towarów i usług. W przeciwnym razie znak towarowy spotka się z odmową rejestracji, tak jak aranżacja wnętrza sklepu przedstawiona powyżej, która została uznana za zbyt przeciętną.

Czy warto zatem starać się o taką rejestrację? Z pewnością tak. Skutecznie zarejestrowany znak towarowy daje osobie uprawnionej wyłączne prawo do jego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium. W konsekwencji właściciel znaku towarowego może uniemożliwić wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, użycie w obrocie handlowym aranżacji wnętrza, które jest identyczne lub podobne do zarejestrowanego znaku towarowego, o ile jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne z tymi, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, oraz jeśli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej.

Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na 10 lat i można przedłużać je bezterminowo pod warunkiem regularnego (co 10 lat) uiszczania opłat. Okres ochrony liczony jest od momentu zgłoszenia znaku do rejestracji.

Poniżej przykłady znaków towarowych w postaci aranżacji, które nie napotkały przeszkód rejestracji i zostały zarejestrowane przez EUIPO.

EUTM – 004211348
Źródło: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/004211348

EUTM – 003363652
Źródło: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003363652

Co wybrać: wzór przemysłowy czy znak towarowy?

Wybór będzie zależeć od strategii ochrony, która wymaga wzięcia pod uwagę okoliczności danej sprawy i oczekiwań odnośnie do sposobu i zakresu ochrony. Analizie należy poddać także kilka czynników różnicujących oba te prawa, m.in. w stosunku do wzoru przemysłowego wymóg nowości, aspekt ochrony przed naruszeniem czy w końcu czasowy zakres ochrony. Co do zasady nic nie stoi też na przeszkodzie, aby ochronę uzyskać jednocześnie w formie wzoru przemysłowego i znaku towarowego.

Podsumowując, istnieją możliwości prawnej ochrony twórczości projektantów wnętrz. Prawo własności przemysłowej zapewnia szereg środków prawnych umożliwiających ochronę projektu aranżacji wnętrza. Należy dojść do wniosku, że skutecznie dobrana strategia ochrony oraz poprawnie przeprowadzona procedura rejestracji praw własności przemysłowej mogą zapewnić naprawdę efektywną ochr

Jedną z przesłanek bezwzględnej przeszkody rejestracji znaku towarowego jest opisowy charakter znaku towarowego. W obecnym stanie prawnym taką przesłankę w prawie krajowym reguluje art. 129¹ ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 286) (dalej jako ,,pwp”). Przedmiotowa przeszkoda realizuje cel związany z ochroną interesu publicznego, a polegający na zapewnieniu, że oznaczenia mogące służyć do opisywania kategorii towarów lub usług pozostają do swobodnego użytku przez wszystkich przedsiębiorców. Ocena opisowego/informacyjnego charakteru znaku powinna być rezultatem starannie przeprowadzonej analizy, dla której interpretacyjny punkt odniesienia znajduje się w bogatym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Proces interpretacji wymaga odczytania właściwego związku pomiędzy oznaczeniem, a wnioskowanymi towarami i usługami. Tylko poprawnie zbudowany związek pomiędzy treścią oznaczenia, a cechą/ami wnioskowanych towarów/usług może uzasadniać zastosowanie omawianej przeszkody rejestracji. W praktyce, znalezienie tego związku, który determinuje granicę informacyjnego charakteru znaku jest trudne i może napotykać trudności po stronie Urzędu Patentowego RP i sądów administracyjnych. W konsekwencji, nierzadko decyzje i orzeczenia powstałe w oparciu o tę przesłankę budzą kontrowersje.

W wyroku z dnia 13 listopada 2019 r. (II GSK 3103/17) NSA zajął się oceną informacyjnego charakteru znaku słownego ,,CARP GOLD”, który w języku angielskim oznacza ,,złoty karp”.

Okoliczności sporu

Decyzją Urząd Patentowy RP oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowny ,,CARP GOLD” zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP od 2004 r. (R. 184986) dla towarów klasy 28 sprzęt wędkarski. Organ za niezasadny uznał zarzut wnioskodawczyni, że udzielenie ochrony na sporny znak nastąpiło z naruszeniem art. 129 ust. 2 pkt 2 pwp (obecnie art. 129¹ ust. 1 pkt 3 pwp). W ocenie organu sporny znak posiadał dostateczne znamiona odróżniające, pozwalające na odróżnienie oznaczonych nim towarów uprawnionego, od towarów tego samego rodzaju, pochodzących z innych przedsiębiorstw. Umieszczenie takiego oznaczenia słownego na różnego rodzaju sprzęcie wędkarskim, nie wywołuje jednoznacznych skojarzeń w kontekście towarów, na których jest umieszczony. Sporny znak zdaniem organu jest oznaczeniem fantazyjnym. Urząd nie podzielił stanowiska, że sporny znak miał charakter wyłącznie opisowy względem towarów, do oznaczania których go przeznaczono, gdyż nie wykazano, że istniała odmiana lub gatunek złotego karpia. Bezzasadne było wobec tego twierdzenie, że umieszczone na sprzęcie wędkarskim oznaczenie nazwy gatunku ryby spowoduje, że przeciętny odbiorca będzie przekonany, że towar ten został przeznaczony do połowu tego właśnie gatunku ryb.

WSA wyrokiem z 6 kwietnia 2017 r., VI SA/Wa 1610/16 oddalił skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP oddalającą wniosek o unieważnienie ww. znaku. WSA stwierdził, że organ prawidłowo ustalił, że sporny znak nie składa się z takich elementów, jak wskazane w art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., a tym samym posiada on dostateczne znamiona odróżniające, jako oznaczenie składające się ze słów, które nie dotyczą „rzeczy” istniejącej. Ponadto, żaden z elementów badanego znaku, odczytywanych całościowo, nie stanowi informacji w odniesieniu do zakresu ochrony spornego znaku towarowego, wskazującego czy to na rodzaj towarów nim sygnowanych, czy to na ich pochodzenie, jakość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład, funkcję lub przydatność. Sporny znak nie sugeruje cech towarów, do oznaczania których został przeznaczony.

NSA oddalił skargę kasacyjną i uznał, że: „zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych uznaje się, że znakiem opisowym jest znak, który ma cechy aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości. Aktualność znaczeń podlega ocenie obiektywnej i sprowadza się do ustalenia, czy z punktu widzenia aktualnych warunków rynku oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno być dostępne dla wszystkich jego uczestników. Reguła konkretnej opisowości wskazuje, że wyłączony z rejestracji jako opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla którego oznaczania jest przeznaczony. Bezpośredniość opisu ma miejsce wtedy, gdy znak opisowy przekazuje informację o cechach konkretnego towaru wprost, wyraźnie i jednoznacznie, tak że może być ona również do odczytania wprost, a nie drogą skojarzeń.”

Jeżeli zatem znak wskazuje jedynie pośrednio na przeznaczenie towaru, który jest nim opatrzony, należy uznać, że co do zasady nie jest on pozbawiony zdolności odróżniającej. Jak podkreśla się w doktrynie zasadniczo wyłączenie z rejestracji nie dotyczy oznaczeń podobnych do znaków informacyjnych, a oznaczenia nie mogą być uznane za niedystynktywne tylko dlatego, że sugerują określone cechy zgłoszonych towarów lub usług (znaki towarowe sugerujące) albo stanowią aluzję do tych cech (znaki towarowe aluzyjne) (zob. Sitko J.: [w:] Domendecki T., Niewęgłowski A., Szczotka J., Tylec G.: Prawo własności przemysłowej. Komentarz, LEX 2015 i wskazana tam literatura przedmiotu np. Skubisz R: Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 58; Włodarczyk W.: Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 81).

NSA w całości potwierdził rozważania Urzędu Patentowego RP oraz WSA w przedmiotowej sprawie. Sporny znak jest to określenie aluzyjne, fantazyjne. Wyrażenie tworzące sporny znak dotyczy nieistniejącego w przyrodzie bytu – złoty karp. Nie wskazuje zatem rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Znak ten nie opisuje więc rodzaju produktu wędkarskiego, ani jego cech.

Podsumowanie

Należy uznać, że Urząd Patentowy RP jak i sądy administracyjne, wyciągnęły poprawne wnioski interpretacyjne w zakresie braku dostatecznego związku pomiędzy znakiem ,,CARP GOLD”, a towarami dla których znak ten został zarejestrowany tj. sprzęt wędkarski. NSA potwierdził, że znak ma charakter aluzyjny (sugestywny), a zatem brak jest bezpośredniego i konkretnego związku z rozpatrywanymi towarami. Znak może wyłącznie w sposób pośredni przywodzić na myśl cechy zarejestrowanych towarów, jednakże następuje to dopiero w wyniku głębszego procesu myślowego. Niniejsze nie uzasadnia unieważnienia znaku towarowego ,,CARP GOLD” na podstawie omawianej przesłanki.