dr Zbigniew Pinkalski

NFT scholarships i inne opcje zarabiania na grach NFT bez grania w nie oraz związane z nimi wątpliwości prawne

Prawo mody a gry wideo

Prawo mody zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi projektowania, wytwarzania i oferowania odzieży oraz dodatków do niej (np. galanterii i biżuterii). Szczególnie istotne w tym kontekście są regulacje prawa autorskiego, które dają – niewymagającą spełnienia żadnych formalności – podstawę dla ochrony produktów mody. Problemy praw autorskich do tych produktów często konkretyzują się w grach komputerowych (grach wideo). Biorąc pod uwagę niezwykłą popularność branży gamingowej (znajdującą wyraz choćby w dochodach, które w ubiegłym roku wyniosły 150 miliardów dolarów) oraz jej ciągły rozwój, wykorzystywanie przedmiotów chronionych prawem autorskim w grach jest problemem wartym zainteresowania. Wśród tych przedmiotów znajdują się ubrania, torebki, obuwie, biżuteria i inne elementy, które mogą być chronione na rzecz projektantów, firm odzieżowych czy domów mody.

Twórczość w modzie

Prawo autorskie chroni wytwory, które mogą być uznane za utwór. Pojęcie utworu wielokrotnie było podejmowane w rozważaniach polskich sądów i unijnego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE), który wskazywał na potrzebę autonomicznej i jednolitej wykładni w całej Unii Europejskiej. W jednym z wielu orzeczeń wydanych na tym tle TSUE uznał za utwór „twórczość intelektualną autora odzwierciedlającą jego osobowość i przejawiającą się swobodnymi i twórczymi wyborami” (sprawa C-145/10, Eva-Maria Painer). Wobec tego nie każdy wytwór branży modowej będzie uznany za utwór – konieczne jest badanie każdego przypadku z osobna. Specyfika tego sektora dostarcza bowiem przykładów zarówno działalności ewidentnie twórczej, jak i takiej, która sprowadza się do naśladowania popularnego wzornictwa.

Buty „Armadillo” projektu Alexandra McQueena
Źródło: https://www.vam.ac.uk/museumofsavagebeauty/mcq/armadillo-boot/

Źródło: https://allegro.pl/oferta/buty-sportowe-trampki-damskie-tenisowki-bordowe-8362741823

Należy zaznaczyć, że w praktyce za przedmiot praw autorskich sądownictwo niejednokrotnie uznawało wytwory działalności ludzkiej, które mogłyby się wydawać mało twórcze i indywidualne, np. prosty wzór znicza. Z tego faktu można wyprowadzić dwa wnioski do dalszej analizy: przede wszystkim przyjmowany przez sądy niski próg wymaganej twórczości sprawia, że ochronę prawnoautorską może uzyskać wiele projektów stworzonych w świecie mody. To natomiast przekłada się na zwiększone ryzyko po stronie producentów gier, że wykorzystany przez nich projekt będzie kolidował z prawami projektantów.

Bohater gry z oryginalną torebką?

Jeżeli zatem twórca gry komputerowej będzie chciał posłużyć się w budowie świata wirtualnego lub kreowaniu bohaterów gry elementami garderoby stworzonymi wcześniej (w świecie realnym), konflikt z prawem autorskim nastąpi w przypadku, gdy wykorzystany zostanie element garderoby podlegający ochronie. Interakcje gier i mody są zaś coraz powszechniejsze.

Źródło: https://hiro.pl/louis-vuitton-zatrudnia-postac-z-gry/

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Ezio_Auditore_da_Firenze#/media/File:Ezio_Auditore_da_Firenze.png

O tym, czy dojdzie do naruszenia, decydować mogą szczegółowe okoliczności. Jest bowiem możliwe nawiązanie do produktów realnego świata mody nienaruszające prawa autorskiego. Będzie ono miało miejsce w sytuacji wykorzystania przypominającego oryginalny wzór kostiumu elementu (np. T-shirtu czy butów), który nie będzie jednak wykorzystywał (w swoim wirtualnym przedstawieniu graficznym) elementów twórczych oryginalnego dzieła. Gdy twórca gry zdecyduje się na przeniesienie do niej projektu np. torebki, wyposażając w nią jedną z postaci, może pominąć jej elementy lub detale, które świadczą o oryginalności wzoru. Twórca mógłby to również potencjalnie zrealizować przez odpowiednie pomniejszenie torebki i rozmazanie pewnych jej części. Właściwe rozpoznanie, czy doszło do przejęcia twórczych elementów, pozostaje w takim wypadku kluczowe dla rozstrzygnięcia o ewentualnym naruszeniu, a przepisy i sądy nie wyznaczają w tym zakresie jednoznacznej granicy.

Tu również pojawia się pytanie, czy do konfliktu z prawem autorskim dojdzie, gdy w grze pojawi się zwielokrotniony cyfrowo twórczy projekt ubrań lub dodatków, odpowiednio przez programistę zmieniony, np. przez przemodelowanie umieszczonego na nim wzoru czy też zmianę jego proporcji. Do naruszenia nie będzie w takiej sytuacji dochodziło, o ile czerpanie z danego przedmiotu uznane zostanie wyłącznie za inspirację nim. Przykładem mogłoby być korzystanie z pewnych powtarzalnych elementów modowych trendów rynkowych w programowaniu ubrań dla bohaterów gry. Jednocześnie należy pamiętać, że przeformowanie elementów twórczych danego utworu może być kwalifikowane jako utwór zależny, do którego wykorzystania (także w świecie gry) niezbędna jest zgoda twórcy dzieła pierwotnego.

Czy gracz może naruszać prawa autorskie projektanta mody?

W opisanych powyżej okolicznościach, w razie wkroczenia w zakres praw chronionych projektantów mody, odpowiedzialność ponosić będzie niewątpliwie producent (wydawca) gry. Co się jednak dzieje, gdy o wprowadzeniu do wirtualnego świata wzoru torebki lub T-shirtu będzie decydował sam gracz? Oprócz tytułów gier, które pozwalają na wybór elementów ubioru postaci z istniejącej już „szafy” dostępnej w grze, są również takie, które umożliwiają ukształtowanie stroju bohatera od zera (customizacja) i są uzależnione wyłącznie od woli użytkownika i wprowadzonych przez niego elementów graficznych. Gracz decydujący o tym, że jego postać w grze będzie nosić buty „Armadillo” lub inną część ubioru projektu Alexandra McQueena – mimo przypuszczalnego braku świadomości – może być odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich. Dopóki tak ubrana postać jest dostępna wyłącznie w ramach rozgrywki danego użytkownika, problem ten nie będzie prowadził do naruszenia (gdyż można zakwalifikować tę sytuację w ramach dozwolonego użytku osobistego). Jeżeli jednak odbędzie się to w trybie multiplayer, a buty „Armadillo” będą mogli zobaczyć również inni gracze w sieci, dojdzie do naruszenia praw autorskich projektanta. Za naruszenie to bezpośrednio odpowiedzialnym będzie sam gracz decydujący o wyborze konkretnych, chronionych elementów garderoby. Producent gry (wydawca) musi jednak mieć na uwadze, że w takich sytuacjach potencjalnie możliwe jest przypisanie mu odpowiedzialności jako pomocnikowi w naruszeniu w rozumieniu art. 422 Kodeksu cywilnego.

Żródło: https://www.bladeandsoul.com/en/news/customize-select-cosmetics-in-the-tailor-shop/

Możliwości korzystania z mody w grach bez zezwolenia – dozwolony użytek

Moda jako element popkultury przykuwa uwagę i budzi dyskusje. Dlatego wykorzystanie jej dzieł może zachęcać twórców i producentów gier do decyzji o ich rozpoznawalnym i całościowym odwzorowaniu w tworzonym świecie wirtualnym. W związku z tym pojawia się pytanie, czy w takiej sytuacji zawsze konieczne jest uzyskanie – co do zasady odpłatnej – licencji od uprawnionego do praw autorskich do danego utworu. Odpowiadając na tę wątpliwość, prawo autorskie przewiduje pewne wyjątki od monopolu uprawnionego, określane zbiorczo jako tzw. dozwolony użytek. W ramach tych wyjątków możliwa jest sytuacja, w której wykorzystanie chronionego projektu kostiumu czy też szpilek nie będzie wymagało uzyskania wcześniejszej licencji. Muszą być w tym zakresie spełnione przewidziane ustawą warunki, co wymaga skonkretyzowanej analizy.

1. Prawo cytatu

Podstawową regulacją, która może umożliwiać uniknięcie opłaty licencyjnej za wykorzystanie chronionego elementu garderoby w świecie gry, jest tzw. prawo cytatu. Wymaga ono jednak realizacji kilku przesłanek, a z perspektywy użycia utworu w grze komputerowej podstawowe znaczenie będzie miała jedna z nich, tj. ustawowo dozwolony cel cytatu. Konieczny do spełnienia warunek prawa cytatu to jego użycie w konkretnym, uzasadnionym i wskazanym w przepisach celu. Jednym z nich jest – zgodnie z art. 29 Prawa autorskiego – korzystanie w ramach „praw gatunku twórczości”. Istnieje wiele wątpliwości, co można uznać za cytowanie w takim celu. Gra komputerowa mogłaby być postrzegana za pewien wyodrębniony gatunek twórczości – posługuje się własnymi środkami wyrazu, jest jakościowo różna od filmu czy utworu plastycznego i tworzona za pomocą specyficznych sobie metod projektowania cyfrowego i programowania. Być może konieczne będzie również wyszczególnienie wśród istniejących gier wielu gatunków twórczości – gry sportowe różnią się znacząco od tzw. strzelanek. Każda z nich będzie posługiwać się trochę odmiennymi środkami i – konsekwentnie –- każda z nich będzie mogła pozwalać (lub nie pozwalać) na wykorzystanie cudzego utworu. Istotne może być, czy w danym rodzaju gry zwyczajowo używa się odwołań do świata realnego. Łatwiej tu będzie się zgodzić w przypadku gier fabularyzowanych, w szczególności historycznych, lub gdy założeniem gry będzie jak najwierniejsze oddanie rzeczywistości przez stworzenie sobowtórów sportowców, którymi potem mają się posługiwać gracze. Prawa gatunku twórczości są jednak niejednoznacznie rozumiane w literaturze prawniczej – pojawiają się głosy uznające, że prawo gatunku twórczości może stanowić cel cytatu, gdy konwencja, którą utwór główny się posługuje, ze swojego założenia ma czerpać z cudzej twórczości i jest to czytelne dla odbiorcy. Z tego względu korzystanie z utworu mody na podstawie prawa cytatu może być ryzykowne.

2. Parodia, pastisz lub karykatura

Innym przewidzianym w ustawie o prawie autorskim wyjątkiem, który może pozwolić na wykorzystanie chronionych elementów garderoby w grze, jest art. 29 (1), który wskazuje, że „wolno korzystać z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury, w zakresie uzasadnionym prawami tych gatunków twórczości”. W kontekście prawa mody można dojść do konkluzji, że o ile prawo cytatu będzie mogło otwierać możliwość skorzystania z chronionego produktu mody w przypadku gier osadzonych w realistycznych warunkach (np. odtworzenia Warszawy z lat 90. czy współczesnego Paryża), o tyle wyjątek dla parodii, pastiszu i karykatury będzie bardziej adekwatny dla gier tworzących świat nierealny. Można sobie bowiem wyobrazić sytuację, w której występujący w grze Marsjanie lub inne wymyślone stworzenia uzyskują dla odbiorców efekt karykatury dzięki przyodzianiu ich w konkretny strój objęty ochroną prawnoautorską, ale jednocześnie niosący za sobą pewną symbolikę. Na przykład efekt karykaturalny wywołałaby postać słynnego Jabby z Gwiezdnych Wojen ubrana w świecie gry w kostium tancerki Bollywood projektu znanego twórcy. Ten przykład pokazuje, że to konwencja gry i efekt, jaki mają budzić bohaterowie, będą kluczowe dla możliwości korzystania z tego wyjątku.

3. Niezamierzone włączenie utworu do gry

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych dopuszcza również tzw. użytek incydentalny utworu (art. 29 (2) Prawa autorskiego), gdy spełnione są dwa warunki włączenia utworu do innego utworu. Po pierwsze musi się to odbyć w sposób niezamierzony, a po drugie włączony utwór nie może mieć znaczenia dla utworu, do którego zostaje wniesiony. Biorąc pod uwagę, że świat przedstawiony w grze wideo jest programowany od zera przez jej twórców, a każdy element jest wynikiem podjętej wcześniej decyzji o jego wkomponowaniu w grę, trudno byłoby twierdzić, że dodanie twórczego elementu garderoby było niezamierzone. To odróżnia gry od np. dzieł filmowych i z tej przyczyny ostatnia z wymienionych postaci dozwolonego użytku może nie być istotna w praktyce.

Podsumowanie

Jeżeli w grze komputerowej skorzystano z elementu garderoby, który nie został zaprojektowany (samodzielnie lub w wyniku inspiracji) przez twórców gry, ale przejęty ze świata rzeczywistego w taki sposób, że włączono lub zmieniono jego elementy twórcze, to może się pojawić ryzyko naruszenia praw autorskich. W takim wypadku należy pamiętać, że istnieje instytucja dozwolonego użytku dopuszczająca pod pewnymi warunkami korzystanie z cudzych utworów we własnej twórczości, za którą niewątpliwie uznana będzie gra komputerowa. Wydaje się, że najszersze pole do możliwości używania np. projektu twórczych butów dla bohaterów gry otwiera prawo cytatu oraz korzystanie na potrzeby parodii. Gdy okaże się, że korzystanie z utworu może powodować nadmierne ryzyko, rozwiązaniem powinno być zawarcie umowy licencyjnej z uprawnionym do dysponowania prawami autorskimi do projektu danej odzieży, obuwia czy dodatków.

Warto odnotować, że oprócz konfliktu z prawem autorskim użycie przedmiotu ze świata realnego w grze wideo może powodować problemy na styku innych gałęzi prawa własności intelektualnej. O tym postaramy się opowiedzieć w następnych artykułach cyklu Prawo mody i designu.

Tzw. specustawa antykryzysowa w art. 15zp wprowadza regulację, która ma w założeniu ograniczyć dotkliwe skutki epidemii Covid-19 dla branży eventowej (organizatorów wydarzeń kulturalnych, konferencji biznesowych i imprez sportowych). Restrykcje ograniczające, a następnie zakazujące imprez masowych i innych zgromadzeń, tylko w marcu, zmusiły do odwołania tysięcy biletowanych wydarzeń w całej Polsce. Ustalenie zasad rozliczeń za nabyte bilety stało się w tych okolicznościach problemem, od którego uzależniona jest przyszłość całej branży.

11 marca UOKiK wydał stanowisko podkreślające m.in., że „organizator imprezy masowej odwołanej z powodu koronawirusa powinien zwrócić pieniądze za bilety”. Z treści tego stanowiska można było wnioskować, że ciężar skutków zaistniałej sytuacji spadnie w całości właśnie na organizatorów. W tych warunkach, wśród podmiotów z branży rozpoczęła się akcja #trzymajbilet mająca na celu zachęcenie nabywców do niezwracania wejściówek na odwołane wydarzenia, lecz wstrzymanie się z tym co najmniej do ogłoszenia nowych dat tych imprez. Uchwalona regulacja „ratunkowa” idzie tym tropem i choć na pewno nie stanowi panaceum na zaistniały kryzys branży, wprowadza dwa mechanizmy ochronne dla płynności finansowej:

• pierwszym jest wydłużenie czasu do zwrotu środków wpłaconych przez klienta (nabywcę biletu) do 180 dni od dnia rozwiązania umowy;
• natomiast drugi mechanizm to usankcjonowana możliwość zmiany umowy z klientem, jeżeli zgodzi się on na przyjęcie vouchera zamiast zwrotu ceny biletu. Voucher będzie mógł być zrealizowany na wydarzenia z przyszłej oferty organizatora w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie odwołane.

Organizatorzy imprez, co do zasady, w swych regulaminach przewidywali określone przypadki dające podstawę do zwrotu biletu wynikające z odwołania wydarzenia lub zmiany jego terminu. Nowa regulacja, która wchodzi w życie z dniem ogłoszenia specustawy, zastępuje postanowienia tych regulaminów w zakresie terminu zwrotu wpłaconych pieniędzy, ale tylko w przypadku, gdy spełnione zostają jej warunki. Warunki te są 3.

• Po pierwsze – wydłużyć termin zwrotu środków może „przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe”. Zarówno pojęcie przedsiębiorcy na tym tle, jak i zakres wskazanych jego aktywności powinny być rozumiane szeroko, tak by objąć nim każdego organizatora wydarzeń kulturalnych, sportowych, itp. – taki cel tej regulacji należy bowiem wywnioskować z jej uzasadnienia. Tym samym, mogą to być nie tylko firmy specjalizujące się w organizacji wydarzeń, ale również np. stowarzyszenia i fundacje, kluby sportowe i muzyczne (niezależnie od ich formy prawnej), a także sami artyści w przypadku gdy organizowali wydarzenie na własną rękę.
• Po drugie, aby spełnione były warunki, wydarzenie musi być odwołane (musi dojść do rozwiązania umowy z klientem). Wystarczy, aby był sprzedany na nie co najmniej jeden bilet. Zmiana terminu wydarzenia będzie również traktowana jak odwołanie, jeżeli dawała podstawę do zwrotu pieniędzy nabywcy biletu.
• Po trzecie, spełniony musi być warunek „bezpośredniego związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2”. Warunku tego nie należy rozumieć w ten sposób, że wybuch epidemii Covid-19 musi być jedyną i wyłączną podstawą odwołania wydarzenia. Na pewno warunek ten jest spełniony w odniesieniu do wszystkich imprez odwołanych wskutek wprowadzonych ograniczeń i zakazów dotyczących organizacji imprez masowych, zgromadzeń, a także działania sal widowiskowych i klubów. Ponadto, w sytuacji gdy przed wprowadzeniem zakazów administracyjnych, wydarzenie zostało odwołane wskutek zachorowania lub obaw zdrowotnych ze strony artystów lub prelegentów, albo też samych potencjalnych uczestników, trzeci z warunków również będzie spełniony. Wątpliwe jest natomiast, czy będzie można mówić o jego spełnieniu odnośnie do koncertów i wydarzeń, które zostały ogłoszone już w trakcie trwania stanu epidemicznego, o ile ograniczenia zostaną zniesione przed terminem imprezy.

W przypadku spełnienia wszystkich trzech warunków, nabywca biletu będzie mógł żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy dopiero za pół roku, chyba że zgodzi się na przyjęcie vouchera.

Na marginesie należy dodać, że ta sama regulacja znajduje również odpowiednie zastosowanie do podmiotów z branży hotelarskiej (art. 15zp ust. 4).

Obowiązujące od 25 marca (co najmniej do 11 kwietnia) ograniczenia w zakresie przemieszczania się i opuszczania miejsca zamieszkania budzą wątpliwości, które dotyczą również artystów i twórców.

Branża artystyczna jest jedną z najbardziej dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa, przede wszystkim ze względu na odwołanie imprez, a także zamknięcie teatrów i sal koncertowych. Nagła i trudna sytuacja spowodowała szereg inicjatyw muzyków, aktorów, pisarzy, czy też np. stand – uperów  polegających na prowadzeniu transmisji online z domowych („garażowych”) koncertów, czy też innych form twórczości. Wydarzenia te przybierają różną formę – większość jest na ten moment organizowana indywidualnie, ale pojawiają się już pierwsze, zorganizowane inicjatywy (np. #GramyWDomu , Sztuka w czasach zarazy). Są one transmitowane różnymi kanałami, głównie w mediach społecznościowych i poprzez serwis Youtube. Duże zróżnicowanie dotyczy również odpłatności – część wydarzeń wymaga zakupu biletu, inne są bezpłatne i nieograniczone w swym zasięgu, a wsparcie artystów jest dobrowolne. Wszystkie te inicjatywy łączy na pewno chęć ograniczenia drastycznych, finansowych skutków pandemii dla artystów i twórców.

W związku z nowymi ograniczeniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia (zmienionego 1 kwietnia rozporządzeniem Rady Ministrów) pojawiła się jednak obawa, czy zakazy dotyczące przemieszczania się nie uniemożliwiają tworzenia wydarzeń zdalnych. Oczywiście, nie dotyczy to indywidualnych koncertów transmitowanych z domu, ale tych przedsięwzięć, które wymagają przemieszczenia się większej liczby artystów (np. muzyków), a także np. osób odpowiedzialnych za wsparcie techniczne (dźwiękowców, operatorów kamer, realizatorów obrazu). Koncerty online często transmitowane są z zamkniętych dla publiczności klubów lub innych lokalizacji, do których wszyscy twórcy muszą się przemieścić. Restrykcje zapisane w rozporządzeniu MS są niewątpliwie daleko idące, ale – co istotne – w materiałach prasowych są one często opisywane  szerzej, niż faktycznie brzmią. Powiela się w tym zakresie twierdzenie, że ograniczenie opuszczania mieszkania jest wyłączone w odniesieniu do pracowników oraz ich drogi do i z pracy, co budziłoby duże wątpliwości w kontekście artystów i innych osób zaangażowanych w transmisje on-line. Nie działają one przecież w oparciu o umowę o pracę, czy też inne umowy podobne. Tekst rozporządzenia przewiduje jednak znacznie szerszy wyjątek, wskazując, że zakaz przemieszczania się nie obejmuje „wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych”. Tym samym, nie może budzić wątpliwości, że w ramach tego wyjątku mieszczą się muzycy oraz inni artyści, a także obsługa techniczna zaangażowana w realizację koncertów, czy też innych, analogicznych wydarzeń artystycznych transmitowanych online (i to niezależnie od tego, czy są one odpłatne). Wydarzenia te, w związku z wcześniejszymi obostrzeniami nie mogą jednak gromadzić publiczności w miejscu ich realizacji.

Podstawa prawna:

• 1pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii

Oraz

• 5 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31 marca 2020 r.

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło nowy projekt zmian w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako „Projekt”), będących implementacją dyrektywy UE nr 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know–how i niejawnych informacji handlowych (dalej jako „Dyrektywa”)^[1]. Regulacja ta jest niezwykle istotna, gdyż w zasadzie każdy przedsiębiorca posiada informacje, które mogą stanowić tajemnice przedsiębiorstwa – choć niestety nie każdy podmiot rynkowy ma tego świadomość i podejmuje odpowiednie działania, by informacje te chronić. Skuteczna ochrona nie jest zaś możliwa bez znajomości obowiązujących przepisów. Dlatego też poniżej omówiono planowane zmiany w regulacjach. Na wstępie warto zaznaczyć, że komentowany Projekt jest już drugą propozycją przedstawioną w tym zakresie przez Ministerstwo i uwzględnia część uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych. Biorąc to pod uwagę, można zakładać, że Projekt najprawdopodobniej trafi do Sejmu w obecnym kształcie i że istnieją duże szanse na jego uchwalenie.

Co nowego przynosi projekt nowelizacji

Projekt wprowadza zmiany przede wszystkim w trzech ważnych dla ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa obszarach:

I. Po pierwsze, zmodyfikowana ma zostać dotychczasowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z jej nowym brzmieniem (zawartym w art. 11 ust. 2 Projektu) „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów, nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”.

Zmiana w tym zakresie jest kluczowa dla całego systemu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, jako że to właśnie na definicji – jako na fundamencie – system ten się opiera. Jej modyfikacja (a także jej „przeniesienie” z art. 11 ust. 4 obowiązującej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  do art. 11 ust. 2) powoduje konieczność weryfikacji zarówno dotychczas zawartych umów, jak i wzorów umów (klauzul poufności, pracowniczych regulaminów ochrony know–how itp.), jako że co do zasady umowy te odwołują się do obowiązującej definicji ustawowej. (Szerzej na temat skutków oraz wagi zmiany definicji tajemnicy przedsiębiorstwa zobacz tutaj).

II. Po drugie, Projekt wprowadza – za implementowaną Dyrektywą – wyjątki od ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Wyjątki te zasadniczo nie są obecne w obowiązującej ustawie. Mają one natomiast duże znaczenie dla zakresu ochrony i powinny być uwzględnione na etapie kształtowania strategii ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Wyjątki rodzą bowiem ryzyka prawne, że nawet w sytuacji odpowiedniego zabezpieczenia umownego tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach z pracownikiem, kontrahentem lub innym podmiotem może dojść do ujawnienia tej tajemnicy bez naruszenia prawa. Takie zdarzenie nie będzie traktowane przez ustawę jako bezprawne, jeśli nastąpiło:

• w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem lub
• w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi lub w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego (wyjątek dotyczący ochrony tzw. sygnalisty czy whistleblowera), lub
• wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa i było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.

Można zauważyć, że ryzyko wynikające z powyższych wyjątków polega również na tym, iż zawierają one wiele przesłanek ogólnych, których interpretacja może się ukształtować dopiero w przyszłości.

III. Po trzecie, Projekt implementuje nowe roszczenia przysługujące w wypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Za najistotniejsze z nich należy uznać nieobecne dotychczas w ustawie tzw. ryczałtowe odszkodowanie za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z proponowanym art. 18 ust. 5 Projektu w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa uprawniony będzie mógł żądać, zamiast odszkodowania na zasadach ogólnych, „naprawienia szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa”. Brak tego rozwiązania był dotychczas istotnym utrudnieniem w dochodzeniu roszczeń adekwatnych do naruszeń tajemnicy przedsiębiorstwa, które miały miejsce.

Jakie mogą być skutki proponowanych zmian

Powołane zmiany z jednej strony stworzą potrzebę audytu dotychczas zawartych umów oraz modyfikacji wzorów umów stosowanych przez przedsiębiorców, a z drugiej strony przełożą się na przyszłe postępowania sądowe oraz roszczenia, których będzie mógł dochodzić podmiot uprawniony.

W Projekcie zawarta jest jeszcze jedna zmiana, która może mieć ogromne znaczenie dla praktyki obrotu. Chodzi o usunięcie dotychczasowego art. 11 ust. 2 u.z.n.k., przewidującego  odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa po stronie pracownika lub współpracownika, który na mocy tego przepisu był zobowiązany do przestrzegania zakazu ujawnienia, wykorzystania lub przekazania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przez okres trzech lat od dnia ustania stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego świadczył pracę na rzecz przedsiębiorcy. Nie uwzględniając tego przepisu w Projekcie, Projektodawca pominął, że art. 11 ust. 2 u.z.n.k. wskazuje jednoznacznie, iż odpowiedzialność za czyn nieuczciwej konkurencji w postaci naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa „stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego”. Analogicznych postanowień brak natomiast w przypadku innych czynów nieuczciwej konkurencji opisanych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (która poza naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa reguluje szereg innych działań naruszających uczciwą konkurencję, np. nieuczciwą reklamę). W literaturze prezentowany jest na gruncie u.z.n.k. pogląd, zgodnie z którym – poza przepisami wyraźnie rozszerzającymi zakres odpowiedzialności, jak właśnie dotychczasowy art. 11 ust. 2 u.z.n.k. – czyny nieuczciwej konkurencji mogą być popełnione wyłącznie przez przedsiębiorcę^[2]. Pracownicy – co do zasady – nie mogą być zaś uznani za przedsiębiorców w rozumieniu ustawy. Tym samym, opierając się na wyżej wskazanym poglądzie, nieuwzględnienie w Projekcie art. 11 ust. 2 u.z.n.k. prowadziłoby do wyłączenia pracowników z kręgu podmiotów, którym można postawić zarzut naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – do istotnego zawężenia zakresu jej ochrony. Taka wykładnia jest trudna do pogodzenia z postulatem wykładni prounijnej (i treścią Dyrektywy), niemniej jednak może rodzić ryzyka w praktyce sądowej wykładni ustawy. Mając to na uwadze, przedsiębiorcy, którzy dotychczas opierali ochronę swoich tajemnic względem pracowników na art. 11 ust. 2 u.z.n.k., w związku ze zmianami powinni się zabezpieczyć poprzez wprowadzenie odpowiednich umów lub regulaminów zobowiązujących pracowników do przestrzegania i honorowania tajemnic przedsiębiorstwa.

Czy Ministerstwo pamiętało o wszystkich przepisach Dyrektywy

Na zakończenie należy również zaznaczyć, że Projekt w obecnym kształcie niestety nie implementuje wszystkich przepisów Dyrektywy. Implementowany nie został art. 9 Dyrektywy, zawierający bardzo ważną i pożądaną przez polskich przedsiębiorców regulację dotyczącą ochrony tajemnic przedsiębiorstwa przedstawianych jako dowody w postępowaniach sądowych.

Zagadnienia te zostały szerzej opisane tutaj.

Za implementację przepisów proceduralnych nie może zostać uznany proponowany w Projekcie nowy przepis karny, zgodnie z którym odpowiedzialności karnej podlega każdy, „kto ujawnia lub wykorzystuje informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą zapoznał się, biorąc udział w rozprawie lub innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo poprzez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy”. Podkreślano to w toku konsultacji społecznych, jednak projektodawca przedmiotowych uwag nie uwzględnił. Należy mieć nadzieję, że zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w dalszym toku prac legislacyjnych, gdyż w przeciwnym razie Projekt będzie musiał być uznany za wadliwą implementację Dyrektywy.

Kiedy zmiany zostaną uchwalone

Termin implementacji Dyrektywy upływa 9 czerwca 2018 r. Należy zatem zakładać, że Projekt zostanie uchwalony przed tą datą.

^[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know–how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2016, s. 1).

^[2] Por. np. M. Szydło, Komentarz do art. 2 u.z.n.k. [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Sieradzka, M. Zdyb, System Informacji Prawnej LEX.

W opublikowanej 27 listopada br. decyzji (nr DOIK-5/2017) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył rekordową karę w wysokości ponad 25 milionów złotych (25 809 824 zł) na producenta suplementów diety RenoPuren Zatoki HOT i RenoPuren Zatoki Junior, uznając kampanie reklamowe tych produktów za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Kampanie te były prowadzone na szeroką skalę w szczególności w najpopularniejszych stacjach telewizyjnych oraz w internecie. Powołana decyzja, w przypadku utrzymania jej w mocy przez sądy (producent suplementów już złożył odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), będzie miała bardzo duże znaczenie dla polskiego rynku suplementów diety, którego wartość w Polsce szacowana była w 2016 r. na 3,5 mld złotych.

Kwestionowane reklamy suplementów diety oraz ich wpływ na odbiorców

W ocenie Prezesa UOKiK suplementy w kwestionowanych reklamach zostały przedstawione w sposób ukierunkowany na wywołanie u odbiorcy wrażenia, że mają właściwości lecznicze. Decydowały o tym:

• fabuła reklam (w jednej z ocenianych reklam dolegliwości związane z zatokami jej bohaterki ustępowały po przyjęciu reklamowanego suplementu diety),
• scenografia (sugerująca, że bohaterka reklamy jest lekarzem), a także
• komunikaty, które pojawiały się w reklamach (w szczególności dialog: „Nie odwołujemy wizyt? – Nie, zatoki już w porządku, mam RenoPuren” czy hasła: „oczyszcza zatoki”, „podnosi odporność”, „zdrowe zatoki na długo”).

Prezes UOKiK uznał, że konsumenci byli przez przedmiotowe reklamy dezinformowani i wprowadzani w błąd. Wywoływały one u nich mylne wyobrażenie co do korzyści związanych ze stosowaniem promowanych produktów. Jako istotny negatywny skutek reklamy Prezes UOKiK wskazał to, że analizowane działania producenta potencjalnie zagrażały zdrowiu dzieci, których rodzice pod wpływem reklam mogli dokonać zakupu suplementu diety w celu zwalczenia dolegliwości zdrowotnych swoich dzieci, podczas gdy reklamowany produkt – mając na względzie naturę suplementów diety – właściwości leczenia chorób nie posiada. Wprowadzeni w błąd odbiorcy mogli w związku z tym zrezygnować z wizyty z dzieckiem u lekarza i podania dziecku odpowiedniego leku.

W ocenie kwestionowanych reklam Prezes UOKiK oparł się na zamówionych w ramach postępowania badaniach sondażowych na temat oceny (odbioru) każdej z reklam przez konsumentów. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że zgodnie z uzasadnieniem komentowanej decyzji przeprowadzone badania pokazały, iż „przeciętny konsument nie ma dostatecznego rozeznania co do rzeczywistych właściwości suplementów diety, nie posiada także wystarczającego poziomu wiedzy na temat różnic między produktami leczniczymi dostępnymi bez recepty a suplementami będącymi w rzeczywistości środkami spożywczymi”. Prezes UOKiK uznał to za istotną okoliczność przy ocenie analizowanych kampanii, tym bardziej że w jego opinii wnioski te znalazły potwierdzenie również w badaniach dotyczących profesjonalistów przeprowadzonych w związku z pracą doktorską przygotowaną w Zakładzie Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (ankietę wypełniło 867 lekarzy oraz 200 farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych). Z tych ostatnich bowiem wynika m.in., że:

• „Lekarze zalecają (55%) stosowanie suplementów diety, przypisując im właściwości produktów leczniczych, będąc jednocześnie przekonanymi o znikomym ryzyku zdrowotnym ich stosowania”;
• „Ponad 80% farmaceutów rekomenduje ludziom starszym stosowanie suplementów diety, będąc przekonanymi, że większość (67%) ma właściwości lecznicze”;
• „Głównym źródłem wiedzy na temat suplementów dla farmaceutów są materiały reklamowe firm farmaceutycznych oraz media elektroniczne”.

Czynniki uwzględnione przez Prezesa UOKiK przy ustaleniu wysokości kary

Analizując wysokość nałożonej kary, przede wszystkim należy zaznaczyć, że opisywana decyzja obejmuje dwie kary, w równej wysokości (12 904 912 każda). Pierwsza odnosi się do kampanii reklamowej RenoPuren Zatoki HOT, natomiast druga do kampanii RenoPuren Zatoki Junior.

Wyznaczając kary, Prezes UOKiK wziął pod uwagę – jako okoliczności obciążające – istotny, ogólnopolski zasięg terytorialny praktyki (naruszenia zbiorowych interesów konsumentów), uprzednie naruszenie w analogiczny sposób zbiorowych interesów konsumentów przez ten sam podmiot (stwierdzone w decyzji nr RPZ 12/2011 z dnia 13 lipca 2011 r.), a także działanie w warunkach umyślności (Prezes UOKiK uznał, że każdy element kwestionowanych filmów reklamowych był szczegółowo „analizowany i dobierany pod kątem wpływu na odbiorcę”).

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że nakładając kary Prezes UOKiK kierował się potrzebą zarówno ukarania podmiotu, którego reklamy były oceniane, i skłonienia go do zaniechania takich działań w przyszłości (tzw. funkcja prewencji indywidualnej), jak i odwiedzenia innych producentów suplementów diety od prowadzenia podobnych kampanii (tzw. funkcja prewencji ogólnej). W uzasadnieniu decyzji można bowiem przeczytać, że:

Przedmiotowe rozstrzygnięcie o karach będzie sygnałem dla innych przedsiębiorców działających na rynku suplementów diety, że za podejmowanie działań polegających na rozpowszechnianiu reklam, które wprowadzają konsumentów w błąd, mogą ponieść dotkliwą sankcję finansową […]. Wysokość kar w niniejszym postępowaniu została ustalona na takim poziomie, aby powstrzymywać innych przedsiębiorców w branży suplementów diety przed stosowaniem wprowadzających w błąd praktyk reklamowych.

[…] Zdaniem Prezesa Urzędu, niniejsze kary powinny podkreślać naganność zakwestionowanych w niniejszym postępowaniu zachowań Spółki. Nałożone kary pieniężne muszą być odczuwalnym ostrzeżeniem dla Spółki, powinny przyczynić się do zapewnienia trwałego zaprzestania w przyszłości naruszeń […].

[…] Prezes Urzędu uznał, iż zastosowana w niniejszej sprawie represja w postaci kar pieniężnych była konieczna także ze względu na charakter produktów, których dotyczyły wprowadzające w błąd praktyki reklamowe Spółki (reklamowanych jako mających służyć poprawie stanu zdrowia), co należy uznać za szczególnie naganne i szkodliwe, mające negatywne skutki dla konsumentów, powodujące nie tylko straty finansowe, ale również mogące mieć negatywny wpływ na ich zdrowie.

Wnioski na przyszłość

Treść decyzji i wysokość nałożonych kar pieniężnych, w razie utrzymania decyzji w mocy pomimo odwołania producenta, znacząco zmieni zasady prowadzenia działalności reklamowej przez producentów suplementów diety. Doprowadzi ona do istotnego zwiększenia ryzyk prawnych i odpowiedzialności związanej z prowadzeniem reklamy niezgodnej z prawem. Wystarczy bowiem zwrócić uwagę, że łączna wysokość nałożonych przez Prezesa UOKiK kar jest około 200 razy wyższa niż maksymalna kara pieniężna, jaka mogłaby zostać nałożona za podobne naruszenia na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Co więcej, nawet w ramach dotychczasowych prac nad zwiększeniem odpowiedzialności za niezgodną z prawem reklamę suplementów najwyższa oficjalna propozycja maksymalnej wysokości takiej kary to 20 milionów złotych. Analizując znaczenie opisanej decyzji, nie można jednak pominąć faktu, że została ona wydana względem podmiotu, który w poprzednich latach był największym w Polsce reklamodawcą (Prezes UOKiK zwrócił uwagę w uzasadnieniu, że w 2016 roku ogólne wydatki na reklamę tego producenta były najwyższe w Polsce, a nadto wynosiły tyle, ile łączne wydatki trzech kolejnych reklamodawców w zestawieniu). Mając to na względzie, nieuzasadnionym byłoby traktowanie przedmiotowej decyzji jako komunikatu ze strony Prezesa UOKiK, iż teraz każde zakwestionowanie przez niego reklamy suplementu diety będzie skutkowało wielomilionową karą.

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa jest fundamentalnym elementem całego systemu ochrony informacji poufnych. Decyduje ona przede wszystkim o tym, które informacje i pod jakimi warunkami mogą być chronione. Uchwalona niedawno dyrektywa UE 2016/943, dotycząca tajemnic przedsiębiorstwa, zawiera natomiast definicję tego pojęcia brzmiącą inaczej niż aktualnie obowiązująca w polskim prawie. Rodzi się w związku z tym pytanie, czy ta różnica wywoła trzęsienie ziemi w dziedzinie ochrony know-how?

 ****

Na początku warto zadać pytanie, jakie skutki miałaby zmiana ustawowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa. Przede wszystkim mogłaby ona spowodować konieczność audytu wszystkich uprzednio zawartych umów, a także modyfikacji strategii ochrony informacji poufnych. Umowy dotyczące ochrony i transferu know-how, porozumienia NDA, regulaminy pracownicze czy też umowy badawczo-rozwojowe często odnoszą się bowiem – określając przedmiot ochrony – do ustawowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa. Strony opisują w takich kontraktach np. konkretne przesłanki ustawowe i dostosowują je do potrzeb i danej sytuacji. A zatem zmiana definicji i przesłanek będzie wymagała co najmniej refleksji nad tym, czy zakładana ochrona nadal obowiązuje, a także czy nie jest konieczna zmiana dotychczasowych porozumień i regulaminów obowiązujących w przedsiębiorstwie.

Znaczenie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa jest niezmiernie istotna dla każdego podmiotu rynkowego, który opiera swoją działalność o know-how i informacje poufne. Z jakich przyczyn? Po pierwsze, oczywiście dlatego że wyznacza ona zakres informacji, które są chronione z mocy prawa. Po drugie, pojęcie to pojawia się w każdym przepisie regulującym ochronę know-how w obecnym stanie prawnym – zarówno w charakteryzującym ochronę cywilnoprawną art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako „u.z.n.k.”)^[1], który mówi m.in., że „[c]zynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy”, jak i w przewidującym sankcje karne art. 23 u.z.n.k. Po trzecie, jak zasygnalizowano na wstępie, pojęcie to i jego obecna definicja często występują w umowach obowiązujących w obrocie. Warto bowiem mieć na uwadze, że w drodze umownej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa niektórym informacjom strony przyznają ochronę równą ustawowej, choć mogłaby ona być wątpliwa na podstawie samego brzmienia legalnej definicji.

Tym samym nie można myśleć o skutecznej ochronie know-how i informacji poufnych bez oparcia jej o ustawową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa. O fundamentalnym charakterze definicji tajemnicy przedsiębiorstwa świadczy to, że na gruncie dyrektywy nr 2016/943 (dalej jako „Dyrektywa”)^[2] z pojęcia tajemnicy przedsiębiorstwa uczyniono podstawowy element regulacji, od którego uzależniony jest zarówno zakres ochrony know-how, jak i sankcje przysługujące uprawnionym.

Różnice definicyjne między ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a Dyrektywą

Źródłem analizowanego problemu są rozbieżności między obowiązującą regulacją ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa a przepisami Dyrektywy. By te różnice lepiej dostrzec, aktualną definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, zawartą w art. 11 ust. 4 u.z.n.k., warto podzielić na trzy kluczowe części – przez tajemnicę tę rozumieć należy:

• nieujawnione do wiadomości publicznej
• informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
• co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności .

Definicję zawartą w Dyrektywie sformułowano odmiennie i stąd pojawia się pytanie, czy w związku z implementacją Dyrektywy konieczna będzie zmiana definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w u.z.n.k. Zgodnie z art. 2 pkt 1 Dyrektywy „«tajemnica przedsiębiorstwa» oznacza informacje, które spełniają wszystkie następujące wymogi:

1. są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji;
2. mają wartość handlową dlatego, że są objęte tajemnicą;
3. poddane zostały przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę, rozsądnym, w danych okolicznościach, działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy”.

Choć widoczne są elementy zbieżne w obu definicjach, to jednak gdy próbuje się odpowiedzieć na pytanie, czy ta dotychczasowa jest wystarczająca, na pierwszy plan wychodzą różnice. Można wskazać dwie podstawowe:

• Po pierwsze, z obecnie obowiązującej definicji nie wynika jednoznacznie, że tajemnicą przedsiębiorstwa może być określony, szczególny zestaw danych, które jako taki zbiór nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne. Chodzi tutaj o sytuację, gdy poszczególne informacje są szerzej dostępne, ale jednocześnie są częścią unikatowego zbioru, który jako całość stanowi know-how wyłącznie jednego „właściciela”. Przykładowo publicznie dostępne i regularnie publikowane dane o sprzedaży konkretnego tygodnika lub innego czasopisma nie mogą być objęte ochroną. Jednak gdy te informacje zestawi się z posiadanymi przez wydawcę danymi na temat nakładów na promocję tytułu i kosztów utrzymania redakcji, powstanie zestaw (zbiór) informacji poufnych, które umożliwiają analitykę opłacalności i wzajemnego wpływu poszczególnych czynników, a przez to będą się cechowały istotną wartością gospodarczą. Innym przykładem może być cena produktu dostępnego w sklepie, która – co oczywiste – jest informacją publicznie dostępną. Połączenie tej informacji, dostępnej każdemu klientowi, z poufnymi danymi przedsiębiorstwa, które wpływają na politykę kształtowania cen, może natomiast skutkować powstaniem zbioru chronionego.
• Po drugie, można stwierdzić różnicę pomiędzy istniejącym obecnie wymogiem, zgodnie z którym, aby tajemnica była chroniona, przedsiębiorca musi podjąć jedynie „niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”, a obowiązkiem podjęcia działań „rozsądny[ch], w danych okolicznościach”, o których mówi Dyrektywa. Przesłanka z Dyrektywy wydaje się bardziej rygorystyczna. Trudno jest zakładać, aby przy tak sformułowanym wymogu jakikolwiek sąd mógł orzec, że do realizacji tej przesłanki wystarczy samo poinformowanie pracownika o poufnym charakterze informacji (zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2003 r., sygn. akt IV CKN 211/01).

Wydaje się, że z uwagi na wyżej wskazane okoliczności zmiana legislacyjna w zakresie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa jest wskazana w celu uzyskania zgodności z przepisami Dyrektywy. Wprawdzie można tutaj przywołać wiążącą Polskę definicję z porozumienia TRIPS, która jest zbliżona do tej zawartej w Dyrektywie, niemniej jednak w oparciu o tę definicję nie był tworzony cały system ochrony, jak ma to miejsce w Dyrektywie. Z tej przyczyny uzasadnione jest obecnie zmodyfikowanie definicji tajemnicy przedsiębiorstwa. Zmiana definicji ustawowej będzie natomiast rodzić opisane we wstępie istotne skutki dla przedsiębiorców korzystających z know-how.

Na zakończenie należy dodać, że powyższa zmiana nie będzie jedyną konsekwencją uchwalenia Dyrektywy w zakresie zasad i zakresu ochrony know-how. Przepisy Dyrektywy powinny być implementowane do polskiego ustawodawstwa przed 9 czerwca 2018 r.

^[1] Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.).

^[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2016, s. 1).

Modele ochrony innowacji w przedsiębiorstwach według raportu unijnego urzędu własności intelektualnej (EUIPO) i wnioski z niego dla polskiego rynku.

****

Ochrona innowacyjnych rozwiązań w dużym uproszczeniu sprowadza się do odpowiedniego wyważenia ochrony płynącej z przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa (ang. trade secrets) oraz ochrony wynikającej z praw własności intelektualnej, w szczególności patentów. Z uwagi na duże zróżnicowanie unormowań prawnych dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej dotychczas model ochrony stosowany w ramach danego przedsiębiorstwa często był efektem konkretnej regulacji krajowej (co do zasady nie był to problem Polski ze względu na relatywnie rozbudowaną regulację ochrony informacji niejawnych). Sytuacja ta ulegnie zmianie na poziomie UE w rezultacie uchwalenia dyrektywy nr 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa), która ma prowadzić do harmonizacji prawa w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. W przededniu implementacji tej dyrektywy Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) opublikował interesujący raport na temat modeli ochrony innowacyjnych rozwiązań rynkowych stosowanych w praktyce przez przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE (Protecting innovation through trade secrets and patents: determinants for European Union firms – dalej jako: „Raport”[1]).

Założenia i ogólne wnioski z Raportu

Punkt wyjścia Raportu stanowią ankiety wypełnione przez blisko 200 tysięcy przedsiębiorstw działających w różnych państwach członkowskich. Informacje, które w nim zgromadzono i poddano analizie, pozwalają na wyciągnięcie wniosków odnośnie do innowacyjności przedsiębiorstw w poszczególnych krajach UE (w tym również w zestawieniu dużych przedsiębiorstw z MŚP), formuł ochrony innowacji stosowanych w tych przedsiębiorstwach, a także modeli ochrony innowacji stosowanych w poszczególnych branżach (sektorach rynku).

Na wstępie warto również zwrócić uwagę, że Raport i zawarte w nim analizy opierają się na szerokim rozumieniu pojęcia innowacji. Przez innowację rozumie się wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, miejscu pracy lub stosunkach z otoczeniem. Tym samym w analizie uwzględniane były zarówno innowacje produktowe, jak i innowacje procesowe, obejmujące np. organizację i sposób świadczenia danej usługi.

Pierwszym, bardzo ciekawym wnioskiem płynącym z zebranych danych jest to, że w ankietowanych przedsiębiorstwach, które wprowadziły w ostatnich latach swojej działalności innowacyjne rozwiązania (produktowe lub procesowe), to ochrona w oparciu o reżim tajemnicy przedsiębiorstwa była podstawowym instrumentem prawnym chroniącym innowacje. Na tajemnicy handlowej polega się w większym stopniu niż na patentach w większości firm, we wszystkich badanych sektorach gospodarki i we wszystkich państwach członkowskich. Tendencja do preferowania ochrony w oparciu o tajemnicę przedsiębiorstwa jest ponadto niezależna od wielkości firm i obserwuje się ją zarówno w większych przedsiębiorstwach (69,1% w porównaniu do 52,8% w przypadku patentów), jak i w MŚP (51,2% i 30,4% w przypadku patentów). Dotyczy to również przedsiębiorstw polskich, w przypadku których te narzędzia były wskazywane znacznie częściej jako stosowane w praktyce (tzn. w odniesieniu do blisko 50% firm) niż ochrona wynikająca z praw własności intelektualnej.

Ponadto z Raportu wynika, że:

• innowacyjne firmy opierają ochronę swoich produktów i rozwiązań – co do zasady – zarówno na tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i na ochronie patentowej (stosując komplementarne formuły ochrony);
• stosowanie kumulacyjnej ochrony obejmującej zarówno tajemnice przedsiębiorstwa, jak i ochronę patentową jest szczególnie powszechne w firmach posiadających wewnętrzne działy badań i rozwoju (R&D) oraz w firmach przeznaczających duże nakłady na innowacje;
• tajemnice przedsiębiorstwa (samodzielnie lub w połączeniu z patentami) znajdują często zastosowanie w celu utrzymania lub zwiększenia konkurencyjności innowacji wprowadzonej przez spółki uczestniczące w otwartych praktykach innowacji, takich jak współpraca w zakresie badań, w szczególności z partnerami odległymi (spoza Europy);
• istnieje tendencja do preferowania ochrony płynącej z regulacji tajemnicy przedsiębiorstwa nad patentami na rynkach charakteryzujących się intensywną konkurencją cenową (w szczególności w sektorze usług IT);
• jednocześnie istnieje też tendencja do relatywnie wysokiego poziomu ochrony i do stosowania zarówno tajemnic przedsiębiorstwa, jak i patentów na rynkach o ostrej konkurencji w zakresie jakości (w szczególności na rynku farmaceutycznym, chemicznym oraz w motoryzacji);
• można także wskazać branże, w których poziom stosowanej ochrony (w oparciu zarówno o tajemnice przedsiębiorstwa, jak i o prawa własności intelektualnej) jest niski – dotyczy to m.in. branży odzieżowej.

W Raporcie znajduje się ponadto kilka wniosków, które wydają się oczywiste, jak choćby silniejsza tendencja do patentowania innowacji dotyczących produktów niż tych dotyczących usług.

Wnioski z Raportu dla polskich firm

Niezależnie od powyższych wniosków, analiza Raportu prowadzi również do kilku ciekawych informacji dotyczących polskich przedsiębiorstw. W szczególności uwagę zwraca to, że odsetek przedsiębiorstw, które wdrożyły w swej działalności innowacje w okresie poprzedzającym ankietę, był w Polsce zdecydowanie niższy niż średnia unijna – stanowił on niecałe 50% tej wartości (należy jednak zaznaczyć, że ankietę przeprowadzono w roku 2012, i można przypuszczać, że sytuacja ta uległa od tego czasu zmianie). Co istotne, polską średnią zaniżały małe i średnie przedsiębiorstwa, podczas gdy odsetek innowacji w dużych przedsiębiorstwach był zbliżony do średniej unijnej.

Podczas gdy odsetek innowacji w polskich przedsiębiorstwach był daleki od średniej unijnej, rozkład formuł ochrony tych innowacji był już bardziej zbliżony do przeciętnego dla całej UE. Blisko 50% polskich przedsiębiorców innowacyjnych opiera ochronę innowacji na tajemnicy przedsiębiorstwa (średnia UE wyniosła 52,3%), a ok. 25% na ochronie patentowej (średnia UE – 31,7%). Niezależnie od tego dane te wskazują, że istotna część polskich przedsiębiorstw innowacyjnych nadal nie stawia na ochronę prawną swoich osiągnięć rynkowych, co jest zastanawiające. Oczywiste jest bowiem, że innowacje pochłaniają określone (często istotne) nakłady związane z ich stworzeniem oraz wdrożeniem. Amortyzacja tych nakładów bez ochrony prawnej może natomiast okazać się bardzo utrudniona lub niemożliwa.

Kolejny płynący z Raportu wniosek dla polskiego rynku jest taki, że na bardziej rozwiniętych innowacyjnie rynkach UE powszechnie stosowanym modelem ochrony innowacji jest komplementarne stosowanie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i praw wyłącznych (patentów i innych praw własności intelektualnej). Komplementarność ochrony dla jej pełnego wykorzystania wymaga natomiast zastanowienia i refleksji strategicznej, szczególnie gdy portfel innowacji w danym przedsiębiorstwie jest (lub docelowo ma być) rozbudowany. Wynika to przede wszystkim z faktu, że preferowana ochrona innowacji jako tajemnic przedsiębiorstwa nie jest samoistna i dla jej uzyskania i utrzymania trzeba przedsięwziąć odpowiednie kroki i stosować właściwe procedury. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji[2] ochronie podlegają bowiem tylko te informacje poufne, „co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”, w szczególności ograniczając i zabezpieczając dostęp do nich w drodze umów i regulaminów wewnętrznych, a także środków fizycznych, takich jak zabezpieczenia systemów IT, sejfy itp. Dlatego też należy pamiętać, że sama wola ustanowienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa nie jest wystarczająca dla jej uzyskania. Powstaje zatem pytanie, czy wszystkim spośród licznych przedsiębiorców, którzy powołują się na ochronę swoich innowacyjnych rozwiązań płynącą z reżimu tajemnicy przedsiębiorstwa, taka ochrona przysługuje.

Duża rola ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wskazywana przez przedsiębiorców sprawia wreszcie, że ostateczny kształt implementacji dyrektywy UE nr 2016/943 dotyczącej tajemnic przedsiębiorstwa i niejawnego know-how, której termin upływa w połowie 2018 r., będzie niezwykle istotny dla rynku. Można również zastanowić się, czy w sektorach rynku, w których to jest możliwe, implementacja tej dyrektywy nie spowoduje dalszego wzmocnienia tendencji do preferowania ochrony za pośrednictwem przepisów o tajemnicy przedsiębiorstwa. Po implementacji dyrektywy we wszystkich państwach członkowskich – inaczej niż dotychczas – regulacje będą zbliżone w całej UE, co pozwoli ujednolicić procedury i ograniczyć koszty transakcyjne „obrotu” know-how.

^[1] Streszczenie Raportu w języku polskim dostępne jest na stronie: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Economics_and_Statistics_Trade_Secrets_and_Patents_Executive_Summary_pl.pdf.

^[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Marki parasolowe (umbrella branding) na rynku farmaceutycznym i rynkach pokrewnych

Ministerstwo Zdrowia od wielu miesięcy prowadzi intensywne prace nad zmianami legislacyjnymi w zakresie dystrybucji i reklamy leków, suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych. Na początku września 2016 r. opublikowano Raport Zespołu ds. uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych, powołanego przez Ministra Zdrowia (dalej: „Zespół”). W Raporcie tym szczególną uwagę poświęcono kwestii uregulowania zagadnienia występowania na rynku produktów posługujących się w nazwie tzw. członem parasolowym. Ilustracją dla występujących w tym zakresie – w ocenie Zespołu – problemów rynkowych może być głośna sprawa interwencji Przewodniczącego Komisji ds. Aptek Szpitalnych Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie podjęta na początku 2016 roku u Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Prezesa UOKIK w związku z wprowadzeniem do obrotu oraz emisją reklamy suplementu diety Polocard Magnez. Przedstawiciel samorządu aptekarskiego zwracał uwagę na niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd dotychczasowych pacjentów stosujących produkt leczniczy o nazwie Polocard, którzy pojawienie się na rynku suplementu diety o nazwie Polocard Magnez mogą interpretować jako wprowadzenie do obrotu zmodyfikowanej wersji stosowanego przez nich leku, ulepszonej o dodatkowy składnik w postaci magnezu. Do opisanej interwencji doszło, pomimo że produkt leczniczy Polocard oraz suplement diety Polocard Magnez spełniały wszystkie wymagania prawne warunkujące ich dopuszczenie do obrotu, wynikające zarówno z ustawodawstwa krajowego jak i przepisów unijnych. W związku z potencjalną możliwością wprowadzenia pacjentów stosujących lek Polocard w błąd, GIS zwrócił się do właściciela marki Polocard o weryfikację treści emitowanej reklamy suplementu diety. W reakcji na to, decyzją podmiotu odpowiedzialnego, emisja reklamy oraz dystrybucja suplementu diety Polocard Magnez zostały wstrzymane.

Wśród przedstawicieli instytucji biorących udział w pracach Zespołu problem stosowania marki parasolowej w tego rodzaju sytuacjach, tj. dla produktów należących do różnych kategorii (leki OTC, suplementy diety, wyroby medyczne) budził duże zastrzeżenia. Niektóre z instytucji biorących udział w pracach Zespołu opowiedziały się nawet za wprowadzeniem całkowitego zakazu stosowania marek parasolowych na rynku farmaceutycznym i rynkach pokrewnych. Pozostałe postulowały wprowadzenie systemowych rozwiązań, np. ustanowienia zakazu stosowania wspólnych nazw handlowych (członów parasolowych) dla produktów zaliczonych do odmiennych kategorii, tj. jednoczesnego używania tego samego członu dla leku, suplementu diety i wyrobu medycznego.

Konieczność unormowania praktyki umbrella branding znalazła również odzwierciedlenie we wnioskach z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego rynku suplementów diety ogłoszonego 9 lutego 2017 r. NIK zwrócił uwagę na potrzebę uregulowania (w drodze ustawy lub branżowej autoregulacji) zakresu dopuszczalnego upodabniania do siebie produktów należących do różnych kategorii, a występujących na rynku pod wspólną marką.

Jak zdefiniować markę parasolową?

Stosowanie marek parasolowych nie było dotychczas przedmiotem regulacji prawnej. Co za tym idzie, w przepisach ustawowych nie można znaleźć legalnej definicji pojęcia marki parasolowej, obejmującej swoim zakresem wszystkie kategorie produktów występujących na rynku leków, suplementów diety, wyrobów medycznych i rynkach pokrewnych. W języku marketingu określenie marka parasolowa używane jest dla praktyki polegającej na oznaczaniu produktów lub usług jednego podmiotu wspólną, tą samą nazwą (tzw. nazwa/człon parasolowy). Celem użycia „parasola” jest zwiększenie rozpoznawalności „osłoniętych” tą samą nazwą produktów, obniżenie kosztów promocji produktu lub przedsiębiorstwa oraz ułatwienie wprowadzania nowych produktów na rynek.

Z uwagi na występującą na rynku farmaceutycznym praktykę stosowania marek parasolowych, dla potrzeb weryfikacji nazewnictwa produktów leczniczych, Prezes URPL w dokumencie pt. „Wytyczne dotyczące stosowania i weryfikacji prawidłowości członów parasolowych zawartych w nazwach produktów leczniczych stosowanych u ludzi” przyjął następującą definicję nazwy parasolowej:

Nazwą parasolową produktu leczniczego stosowanego u ludzi jest nazwa produktu leczniczego zawierająca wspólny człon występujący również w nazwach innych produktów leczniczych, co ma na celu identyfikację przez pacjenta ww. produktów leczniczych jako należących do jednej grupy (marki).

Powyżej wskazane Wytyczne zostały ogłoszone w 2014 r. Ich zakres został zawężony wyłącznie do kategorii produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania bez przepisu lekarza – OTC. Wytyczne nie objęły zatem swoim zakresem używania nazwy parasolowej dla leków kategorii Rp, a tym bardziej produktów należących do innych kategorii (wyroby medyczne, suplementy diety, kosmetyki).

Uaktualnione Wytyczne Prezesa URPL dotyczące nazewnictwa produktów leczniczych stosowanych u ludzi z dnia 3 stycznia 2017 r.

23 stycznia 2017 r. na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ukazał się Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wytycznych dotyczących nazewnictwa produktów leczniczych stosowanych u ludzi (dalej jako: „Wytyczne”), zastępujący dwa dotychczas obowiązujące dokumenty, tj.:

• Komunikat Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wytycznych dotyczących nazewnictwa produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi oraz
• Wyżej wymienione Wytyczne dotyczące stosowania i weryfikacji prawidłowości członów parasolowych z 2014 r.

Pomimo zaangażowania Prezesa URPL w prace Zespołu oraz znajomości problemów wynikających ze stosowania nazwy parasolowej dla produktów należących do różnych kategorii, sygnalizowanych w czasie prac tego Zespołu, uaktualnione Wytyczne ze stycznia  2017 r. zasadniczo nie zawierają jakichkolwiek odniesień i zmian w zakresie zgłaszanych w czasie prac Zespołu postulatów dotyczących problematyki marek parasolowych. Uaktualnienia i modyfikacje wprowadzono bowiem jedynie w części I Wytycznych, ustanawiającej zasady ogólne, mające zastosowanie do weryfikacji nazw produktów leczniczych w chwili dokonywania ich rejestracji lub zmiany ich nazwy. Ważne zmiany dotyczą przede wszystkim:

• Wprowadzenia – niewyrażonej dotychczas wprost – zasady brania pod uwagę w procesie weryfikacji nazwy produktu leczniczego oznakowania opakowań i ich szaty graficznej, a także
• zaostrzenia kryteriów weryfikacji nazwy leku pod kątem możliwości ewentualnej pomyłki z nazwą innego produktu leczniczego poprzez rozszerzenie zakresu badania tej okoliczności o nazwy produktów leczniczych dla których pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wygasło, zostało zawieszone, skrócone lub cofnięte, a także produktów leczniczych będących w trakcie procesu dopuszczenia do obrotu lub zmiany stosowanej nazwy.

Tym samym wprowadzone zmiany odnoszą się do kwestii produktów leczniczych wprowadzanych pod wspólną marką parasolową jedynie pośrednio i to wyłącznie w zakresie w jakim wprowadzają zaostrzone kryteria weryfikacji nazw wszystkich produktów leczniczych. Czy w takim razie zachowanie Prezesa URPL można rozumieć jako opowiedzenie się za utrzymaniem dotychczasowego status quo w zakresie regulacji tego zagadnienia?

Uchwalenie unijnej dyrektywy nr  2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) zapowiada bardzo istotne dla przedsiębiorców zmiany odnośnie zasad i zakresu ochrony know – how. Niemniej istotne zmiany Dyrektywa niesie dla sądownictwa w obszarze ochrony tajemnic przedsiębiorstwa w ramach postępowań sądowych. Przepisy Dyrektywy w pewnym sensie spełniają tutaj oczekiwania przedsiębiorców, którzy wyczekiwali zmian w tym zakresie.

Niski poziom ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa obecnie.

Trzeba uznać, że obecne przepisy i praktyka proceduralna w Polsce nie pozwalają na ochronę tajemnic przedsiębiorstwa w toku postępowań sądowych w stopniu zadowalającym, a tym bardziej gwarantującym bezpieczeństwo ujawnianych informacji. Jak natomiast słusznie zaznaczono w preambule nowej Dyrektywy „Perspektywa ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa w trakcie postępowania sądowego często zniechęca prawowitych posiadaczy tajemnicy przedsiębiorstwa do wszczynania postępowania sądowego w celu ochrony swoich tajemnic przedsiębiorstwa, zagrażając tym samym skuteczności przyjętych (…) procedur i środków prawnych”. W chwili obecnej, z niewielkimi wyjątkami (przede wszystkim odnośnie postępowań przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co reguluje art. 479³³ k.p.c.) nie można uznać, aby przepisy proceduralne w sposób adekwatny chroniły tajemnicę przedsiębiorstwa zarówno stron sporu, jak i osób trzecich. Dotyczy to w szczególności procedury cywilnej, która jest fundamentalną formułą postępowania mającego na celu ochronę know – how.

Co nakazuje Dyrektywa 2016/943?

Powstaje zatem pytanie jakie zmiany przyniesie Dyrektywa 2016/943 w tym zakresie? Przede wszystkim, należy zaznaczyć, że ostatecznie o charakterze zmian zdecyduje polski ustawodawca, który ma czas na transpozycję Dyrektywy do 9 czerwca 2018 r. Niemniej jednak, aby implementacja była poprawna będzie ona musiała objąć co najmniej regulację zobowiązującą strony postępowań dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa (a także ich przedstawicieli, świadków i inne osoby biorące udział w postępowaniu) do niewykorzystywania i nieujawniania jakiejkolwiek informacji, którą sąd – w odpowiedzi na należycie uzasadniony wniosek – określi jako poufną. Zobowiązanie do zachowania tych informacji w poufności ma pozostawać w mocy po zakończeniu postępowania sądowego, o ile sąd w toczącym się postępowaniu nie uzna, że konkretne informacje nie stanowiły tajemnicy przedsiębiorstwa lub informacje te nie staną się powszechnie znane lub łatwo dostępne osobom, które zwykle mają do czynienia z tego rodzaju informacjami.

Ponadto, art. 9 ust. 2 Dyrektywy nakazuje, aby – na należycie uzasadniony wniosek – mogły być zastosowane szczególne środki  niezbędne do zachowania w poufności wszelkich tajemnic przedsiębiorstwa wykorzystywanych w trakcie postępowania sądowego dotyczącego naruszenia know – how. Te, szczególne środki mają obejmować co najmniej możliwość ograniczenia do wąskiego grona osób:

1. a) dostępu do przedkładanych przez strony lub osoby trzecie dokumentów zawierających tajemnice przedsiębiorstwa (w całości lub w części); a także
2. b) dostępu do rozpraw i posiedzeń, podczas których mogą zostać ujawnione tajemnice przedsiębiorstwa oraz do protokołów lub zapisów z takich rozpraw i posiedzeń.

W sytuacjach zastosowania wymienionych, szczególnych środków, do ogólnej wiadomości udostępnione mogłoby być wyłącznie orzeczenie w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności, z którego usunięto lub przeredagowano fragmenty zawierające tajemnice przedsiębiorstwa.

Jak Dyrektywa wpłynie na poziom ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych?

Mając na uwadze powyższe postanowienia, obligatoryjne zmiany przewidywane przez Dyrektywę w istotny sposób zwiększałyby bezpieczeństwo proceduralne dla stron, którym zależy na ochronie know – how. Warto jednak zwrócić uwagę, ze Dyrektywa przewiduje konieczność wprowadzenia opisanych środków tylko w ramach postępowań dotyczących stricte ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Z uwagi na zasygnalizowane na wstępie braki obecnie obowiązującej procedury cywilnej, nowoprojektowane polskie przepisy nie powinny być jednak ograniczane wyłącznie do postępowań dotyczących zarzutów naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Nie ma uzasadnienia dla takiego ograniczenia ochrony know – how w toku postępowań i wydaje się, że takie ograniczenie byłoby sprzeczne z zamysłem ustawodawcy europejskiego, który przyświecał uchwaleniu Dyrektywy. Ostateczna decyzja w tym zakresie będzie jednak należała do polskiego ustawodawcy – należy mieć nadzieję, że decyzja ta będzie odpowiadała zapotrzebowaniu przedsiębiorców i rynku.

Podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego mają na celu zapobieganie temu, aby prawo znaków towarowych prowadziło do przyznania jednemu przedsiębiorstwu nieuzasadnionego monopolu na rozwiązania techniczne lub cechy użytkowe danego towaru. Podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego interpretować należy tym samym w świetle interesu ogólnego. Taki wniosek wynika z wydanego w dniu 10 listopada 2016 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-30/15 P, dotyczącej znaku przedstawiającego kostkę Rubika.

****

W powyższym orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE dokonał kompleksowej oceny kryteriów odmowy rejestracji znaku towarowego spełniającego funkcję techniczną. Podkreślić wypada, że Trybunał wyraził całkowicie odmienne stanowisko niż Sąd UE oraz EUIPO, uchylając tym samym wcześniejszą decyzję Wydziału Unieważnień EUIPO. Wyrok ten ma nie tylko przełomowy charakter, ale też niewątpliwie istotnie wpłynie na dotychczasową praktykę rejestracji podobnych oznaczeń, również w odniesieniu do znaków krajowych.

Okoliczności sprawy

W dniu 15 listopada 2006 r. spółka Simba Toys złożyła w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej (daw. OHIM) wniosek o unieważnienie prawa do trójwymiarowego, graficznego znaku towarowego przedstawiającego czarno-białe odzwierciedlenie zabawki znanej powszechnie jako „kostka Rubika”.

Jak podstawę wskazano m. in. art. 7 ust. 1 lit. e) ppkt (ii) Rozporządzenia nr 40/94, zgodnie z którym nie są rejestrowane oznaczenia, które składają się wyłącznie z kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego.

Sprawa była o tyle niejednoznaczna, że znak przeznaczony został do oznaczania wszelkich „układanek trójwymiarowych”, a więc nie tylko układanek posiadających zdolność rotacji. Okoliczność ta, w ocenie Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej, zaważyła o dopuszczalności jego rejestracji.

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości

Sprawa ostatecznie znalazła swój finał w Trybunale Sprawiedliwości UE, co po dziesięcioletniej batalii doprowadziło ostatecznie do unieważnienia spornego znaku. Jednocześnie Trybunał w całości poparł w wyroku argumentację przedstawioną przez rzecznika generalnego Macieja Szpunara.

Wątpliwości budziła przede wszystkim okoliczność, czy widoczny na rysunku kształt pełni jakąkolwiek funkcję techniczną. Tym, co jest widoczne w spornym znaku, jest jedynie ukazana na każdej z powierzchni sześcianu struktura siatki – wizualny podział każdej z powierzchni sześcianu na dziewięć kwadratowych elementów o tych samych wymiarach. Tymczasem, jak podnosił uprawniony do znaku, zdolność rotacji poszczególnych elementów sześcianu nie może być w sposób obiektywny wywiedziona z samego kształtu. Wiedza o zdolności rotacji wynikać może jedynie z odrębnej wiedzy o zdolności rotacji samego produktu – kostki Rubika. Nie powoduje jej bowiem sam wygląd zewnętrzny, lecz umieszczony w środku, a niewidoczny z zewnątrz, mechanizm.

Zdaniem EUIPO wnioskowanie o istnieniu wewnętrznego mechanizmu rotacji na podstawie samej graficznej reprezentacji znaku byłoby zbyt daleko idące, nieobiektywne i niepewne.   Trybunał w orzeczeniu podkreślił jednak, że przesłanka odmowy rejestracji znaku towarowego spełniającego funkcje jedynie techniczne dotyczy znaków tworzonych przez kształt samego towaru. W tej sytuacji nie ulegało wątpliwości, że znak nie stanowi kształtu abstrakcyjnego, lecz jest odzwierciedleniem konkretnego towaru, jakim jest kostka Rubika. Ocena funkcjonalności znaku powinna tym samym odnosić się do tej właśnie skonkretyzowanej układanki przestrzennej.

O ile analiza dotyczyć musi znaku w takiej formie, w jakiej został on zgłoszony, nie oznacza to jednocześnie, że Sąd nie może przeprowadzić pogłębionego badania, w którym poza przedstawieniem graficznym uwzględniłby inne elementy użyteczne dla odpowiedniej identyfikacji zasadniczych właściwości oznaczenia. Ocena znaku nie może bowiem zostać oparta wyłącznie na przedstawieniu graficznym, bez sięgnięcia do dodatkowych informacji dotyczących konkretnego towaru.

Zdaniem Trybunału za nieprawidłowe uznać należy stanowisko, że przy rozpatrywaniu funkcjonalności struktury siatki widocznej na powierzchniach sześcianu uwzględnić należy jedynie sporny kształt w postaci, w jakiej przedstawiono go graficznie. Choć zdolność rotacji poszczególnych elementów układanki nie wynika z tego przedstawienia bezpośrednio, nie można jej pomijać przy ocenie znaku.

Co więcej, okoliczność, że znak towarowy został zarejestrowany dla „układanek trójwymiarowych” bez ograniczenia do układanek mających zdolność rotacji, nie oznacza, że przy badaniu funkcjonalności nie można ograniczyć się do samej tylko kostki Rubika.

Wnioski

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości oparty został w dużej mierze na argumentach słusznościowych i stanowi odejście od formalistycznej wykładni przepisów dokonanej przez EUIPO. Stanowisko to jest jednocześnie zbieżne z wcześniejszym orzecznictwem Trybunału odnoszącym się do trójwymiarowych znaków towarowych spełniających funkcję techniczną. (np. wyrok TS z 14.09.2010 r. w sprawie C–48/09 P Lego Juris oraz wyrok TS z 18.06.2002 r. w sprawie C–299/99 Phillips).

Stanowi ono wyraz zauważalnej w najnowszym orzecznictwie tendencji do ograniczania rejestracji znaków trójwymiarowych, przedstawiających kształt konkretnego produktu, ze względu na interes ogólny, któremu przeciwstawia się rejestrowanie na rzecz jednego przedsiębiorcy oznaczenia zawierającego w sobie cechy konkretnego produktu. Znaki takie poddawane są rygorystycznej ocenie, przede wszystkim pod kątem zdolności wskazywania pochodzenia, a więc odbierania ich przez konsumentów jako „marka”.

Ich rejestracja może się więc okazać zadaniem niełatwym, aczkolwiek nie niemożliwym, co wyraźnie pokazuje wiele przykładów znaków, które mimo iż wykazują daleko idące związanie z samym towarem, pozytywnie przeszły proces rejestracji. Znaki takie powszechnie funkcjonują w obrocie gospodarczym, dając swym właścicielom szeroki, a tym samym wysoce pożądany i ceniony zakres ochrony.

Komisja Europejska przedstawiła projekt nowej Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym; w jej ramach miałyby się znaleźć m.in. nowe uregulowania dotyczące ochrony praw wydawców prasowych. Obecna sytuacja na rynku prasowym określana jest mianem kryzysu. Objawia się on spadkiem wpływów uzyskiwanych przez wydawców prasowych zarówno ze sprzedaży egzemplarzy, jak i reklam, a co za tym idzie zmniejszeniem budżetów na prace redakcji i upadkiem wielu tytułów, w szczególności regionalnych.  Wydawcy za ten stan rzeczy często winią masowe, nieautoryzowane wykorzystywanie materiałów prasowych przez komercyjnych użytkowników internetu, a w szczególności przez podmioty opierające swoje modele działalności na cudzych treściach. Istotnymi zagrożeniami, na które wskazują wydawcy, jest m.in. działalność przedsiębiorstw zajmujących się tzw. press – clippingiem (tj. dostarczaniem odbiorcom na ich zamówienie artykułów prasowych odnoszących się do konkretnego zagadnienia wraz np. z ich streszczeniami), lub też prowadzeniem serwisów internetowych „akumulujących” treści publikowane w prasie drukowanej. Takie formuły działania zastępują bowiem potrzebę bezpośredniego korzystania z tradycyjnej prasy, a także z serwisów internetowych wydawców tej prasy. W konsekwencji, wydawcy mimo tego, że są głównymi dostawcami treści (informacji), nie mogą z góry zakładać zwrotu inwestycji poczynionych na ich zgromadzenie i prezentację . W tej sytuacji pojawiają się różnorodne koncepcje „zrównoważenia” rynku prasowego i szczególnej ochrony interesów wydawców prasowych.

Dotychczas dwa Państwa Członkowskie UE – Hiszpania i Niemcy próbowały rozwiązać opisany problem uchwalając przepisy przyznające wydawcom nowe prawo pokrewne obejmujące wyłączne prawo do publicznego udostępniania „produktów wydawniczych” i ich części w ramach działalności gospodarczej. Innymi słowy, regulacje te zakładały krótkotrwałe (w Niemczech – 1 rok) rozszerzenie ochrony materiałów prasowych również poza zakres ochrony prawnoautorskiej  – chronione prawem pokrewnym byłyby już zwykłe informacje prasowe i niewielkie fragmenty tekstów (w tym tzw. snippets). Regulacje te spotkały się z rozbieżnymi ocenami. Generalnie nie można jednak uznać, że doprowadziły do rozwiązania problemów rynku prasowego, na co wpływ niewątpliwie mógł mieć fakt, że były to regulacje regionalne, a rynek internetowej dystrybucji informacji jest zglobalizowany.

Początkowo, w debacie toczącej się w ramach organów Unii Europejskiej rozważano wprowadzenie na terenie całej UE regulacji analogicznej do prawa pokrewnego przyznanego wydawcom niemieckim i hiszpańskim. Komisja Europejska w projekcie Dyrektywy przyjęła jednak inne rozwiązanie. Zakłada ono uznanie wydawców za podmioty praw autorskich i przyznanie im niezależnych od nabycia praw autorskich do wykorzystanych materiałów, praw autorskich do wszystkich publikacji prasowych w zakresie ich zwielokrotniania oraz komunikowania w internecie. Przez niezależność należy tutaj rozumieć to, że nowe prawo jest odrębne od praw autorskich twórców materiałów prasowych do ich dzieł, a wydawcy nie mogą powoływać się na to prawo przeciwko autorom i innym podmiotom uprawnionym, które dysponują „podstawowymi” prawami autorskimi do danego utworu. Nowe prawo ma być przyznane na okres 20 lat od pierwszego ukazania się publikacji prasowej.

Propozycja KE różni się zatem od uchwalonych w Niemczech i Hiszpanii praw pokrewnych na rzecz wydawców tym, że nie rozszerza zakresu ochrony na niewielkie, niechronione przez prawo autorskie fragmenty, jednocześnie przyznając wydawcom niezależne prawa autorskie na dwadzieścia lat. W preambule projektu dyrektywy prawo to jest uzasadniane m.in. tym, że pluralistyczna prasa jest niezbędna do zapewnienia wysokiej jakości dziennikarstwa i dostępu obywateli do informacji, a w fazie przechodzenia od druku do publikacji cyfrowych wydawcy publikacji prasowych mają trudności z udzielaniem licencji na internetowe korzystanie z ich publikacji oraz z osiągnięciem zwrotu z inwestycji. W przypadku, gdy wydawców publikacji prasowych nie uznaje się za oddzielne podmioty praw, udzielanie licencji i egzekwowania praw autorskich w otoczeniu cyfrowym jest często skomplikowane i nieefektywne. KE docenia natomiast organizacyjny i finansowy wkład, jaki wnoszą w produkcję publikacji prasowych wydawcy i poprzez nowe prawo chce stworzyć dla nich zachęty, aby zapewnić stabilność branży wydawniczej.

Oczywiście, aby w pełni ocenić przedstawioną propozycję należy poczekać na uchwalenie Dyrektywy, a następnie jej implementację do polskiej ustawy. Niemniej jednak już na obecnym etapie można wstępnie ocenić proponowaną regulację w kontekście ewentualnej zmiany sytuacji na rynku prasowym. Przede wszystkim warto odpowiedzieć na pytanie, czy propozycja KE służy wydawcom prasowym. Odpowiedź w tym zakresie musi być twierdząca, ponieważ nowa regulacja niewątpliwie wzmocni pozycję negocjacyjną wydawców względem serwisów internetowych wykorzystujących dostarczane przez prasę treści. Wydawcy będą mogli powoływać się na własne prawo, dotyczące publikowanych materiałów, niezależnie od tego, czy materiały te są chronione czy nie prawem autorskim twórców.

Jednocześnie nasuwa się pytanie, czy proponowana regulacja  stanowi rozwiązanie dla kryzysu na rynku prasowym. W tym zakresie na pewno nie można być optymistą. Już teraz podnoszone są bowiem głosy wskazujące, że nowe prawo – co do zasady – nie zmieni sytuacji w zakresie  ograniczenia nieautoryzowanego wykorzystywania materiałów prasowych przez serwisy internetowe i opierania na nich swoich modeli biznesowych. Tak jak zasygnalizowano powyżej, nowa regulacja nie rozszerzy granicy ochrony prawnoautorskiej, a zatem nie będzie zasadniczo obejmowało bardzo krótkich fragmentów tekstów prasowych. Niewątpliwie jednak nowe prawo ułatwi wydawcom blokowanie przypadków nieautoryzowanego wykorzystywania ich publikacji i dochodzenie ewentualnych dalszych roszczeń z tego tytułu.

Na marginesie warto również odnotować, że pewne problemy mogą powstać na etapie interpretacji zawartej w  projekcie Dyrektywy definicji „publikacji prasowej”, na której opiera się w całości nowa regulacja. Dyrektywa każe pod tym pojęciem rozumieć „utrwalenie zbioru utworów literackich o charakterze dziennikarskim, które może także obejmować inne utwory lub przedmioty objęte ochroną, i które stanowi odrębną całość w ramach periodycznej lub regularnie aktualizowanej pod jednym tytułem publikacji, takiej jak gazeta lub czasopismo o tematyce ogólnej lub specjalistycznej, w celu dostarczenia informacji dotyczących wiadomości lub innej tematyki i publikowane w dowolnym medium z inicjatywy dostawcy usług, na jego odpowiedzialność i pod jego kontrolą”. Jak można zauważyć, definicja ta jest daleka od jednoznaczności, szczególnie w kontekście uznania za publikacje prasowe poszczególnych, informacyjnych serwisów internetowych. W tym zakresie mogą pojawić się zatem problemy analogiczne do występujących już w Polsce problemów z interpretacją definicji prasy zawartej w Prawie Prasowym. Należy natomiast zaznaczyć, że definicja publikacji prasowej, jako fundament nowej regulacji, powinna cechować się przejrzystością – to od niej będzie zależeć, komu przyznane zostaną nowe prawa autorskie.

Reasumując, niewątpliwie zwrócenie uwagi przez UE na problemy rynku prasowego należy ocenić pozytywnie. Pełną ocenę proponowanych rozwiązań prawnych będzie można przeprowadzić jednak dopiero po ich ostatecznym uchwaleniu. Już teraz należy jednak podchodzić z ostrożnością do założenia, że regulacja proponowana przez Komisję będzie idealnym rozwiązaniem dla wszystkich bolączek rynku prasowego.

Tekst powstał przy współpracy z Fundacją Legalna Kultura (http://legalnakultura.pl/).