Małgorzata Kutaj

Postępowanie w sprawach własności intelektualnej rządzi się swoimi prawami na wielu płaszczyznach. Jednym z charakterystycznych powództw, które może zostać wszczęte w postępowaniu toczącym się z zastosowaniem ww. przepisów odrębnych, jest powództwo wzajemne, dopuszczalne w przypadku wniesienia powództwa o naruszenie praw do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Pomimo że ten rodzaj powództwa jest już doskonale znany na gruncie przepisów ogólnych Kodeksu postępowania cywilnego[1] (k.p.c.), to wydaje się, że jego formuła zaoferowana w ramach odrębnego postępowania w sprawach własności intelektualnej odznacza się bardzo dużą specyfiką. Nie sposób omówić wszystkich aspektów wspomnianego powództwa, stąd zwrócę uwagę na te, które mają istotne znaczenie pod kątem formalnym prowadzonego postępowania sądowego i nie wynikają wprost z przepisów regulujących wspomnianą instytucję.

W toku prowadzonego postępowania cywilnego wielokrotnie zachodzi potrzeba sięgnięcia po wiadomości specjalne. W tym celu wyznaczani są biegli, specjalizujący się w określonej dziedzinie, którzy swoją wiedzą ekspercką są w stanie uzupełnić postępowanie dowodowe o niezbędne informacje natury pozaprawnej. Biegli mają szczególne znaczenie w sporach własności intelektualnej dotyczących patentów czy wzorów użytkowych, a z praktyki wynika, że w niektórych sytuacjach są również powoływani w sprawach wzorów przemysłowych. Często stanowią wsparcie także przy wyliczaniu należności związanych z ustalaniem wysokości odszkodowania za naruszenie praw wyłącznych.

W dniu 26 maja 2021 r. Rada Unii Europejskiej (dalej: „Rada”) przyjęła konkluzje określające priorytety Unii Europejskiej (UE) na lata 2022–2025 w zakresie walki ze zorganizowaną przestępczością (o najbardziej poważnym charakterze) za pośrednictwem europejskiej multidyscyplinarnej platformy przeciwko zagrożeniom przestępczym (EMPACT). W ramach programu EMPACT państwa członkowskie UE, agencje i inne podmioty będą ściśle współpracować, aby przeciwdziałać najistotniejszym zagrożeniom przestępczym. W tym celu wykorzystywane będą narzędzia takie jak szkolenia organów ścigania i wspólne działania operacyjne mające prowadzić do likwidacji siatek przestępczych, ich struktur i modeli biznesowych. Na podstawie przedstawionej przez Europol oceny zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością w UE w 2021 r. państwa członkowskie określiły 10 priorytetów w tym zakresie:

Wraz z nowelizacją z dnia 13 lutego 2020 r. Kodeksu postępowania cywilnego[1] (k.p.c.) i wprowadzeniem kolejnego postępowania odrębnego, tym razem właściwego dla spraw własności intelektualnej, ustawodawca ustanowił szereg przepisów możliwych, czy też koniecznych do zastosowania, jedynie w zakresie tych szczególnych rodzajowo spraw.

Filozofia hasła zero waste zyskuje coraz liczniejsze grono zwolenników i staje się określonym, świadomym stylem życia. Osoby praktykujące jej zasady sprzeciwiają się konsumpcjonizmowi, zachęcając do rozsądnego nabywania produktów życia codziennego, a także wielokrotnego korzystania z tych, które już się ma, co sprzyja dbaniu o środowisko. Czy filozofia zero waste dotarła także do świata mody?

Pierwsze oznaki opisywanego trendu są już widoczne od kilku lat. Znane marki modowe umożliwiają pozostawianie w swoich salonach zużytych czy też w naszym przekonaniu niemodnych ubrań, które są poddawane recyklingowi. Popularnym trendem jest także samodzielne przerabianie ubrań na własny użytek, do czego zachęcają modowi blogerzy. Co jednak w przypadku, gdy przerobione ubrania lub stworzone na ich bazie akcesoria i dodatki będą miały przeznaczenie handlowe lub komercyjne, a przypadkowo lub celowo znajdzie się na nich chroniony znak towarowy? Podobna sytuacja może dotyczyć sloganu lub grafiki, które mogą nie tylko być zarejestrowanymi znakami towarowymi, lecz także spełniać cechy utworu.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że tylko uprawnionemu do znaku towarowego (unijnego lub krajowego) przysługuje prawo jego wyłącznego używania.  Zatem pozostawienie na nowo stworzonej, przeznaczonej do sprzedaży konfekcji widniejącego na przerabianym ubraniu znaku towarowego lub jego doszycie jest niezgodne z prawem i może się spotkać ze sprzeciwem ze strony uprawnionego podmiotu. Niezależnie od podstawowych roszczeń, jakie będą mu przysługiwać, niewątpliwie w grę mogą wchodzić także zarzuty związane z rozwodnieniem używanego oznaczenia, a zatem z szeroko rozumianym wizerunkiem znaku towarowego, jaki został zbudowany przez podmiot uprawniony.

Podmiot chcący użyć znaku towarowego na tworzonej kolekcji może się bronić za pomocą instytucji tzw. wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy. Stanowi o niej art. 155 Prawa własności przemysłowej. Zgodnie z ust. 1 powołanego przepisu „prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą”. Podobna sytuacja dotyczy także towarów wprowadzonych do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niemniej w powołanej regulacji zwraca uwagę ust. 3, który wprost wskazuje, że powyżej cytowane regulacje nie mają zastosowania, „jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów”. Wobec powyższego powołanie się na wskazaną regulację nie będzie zasadne w każdym zaistniałym stanie faktycznym. Warto również zwrócić uwagę na to, że czym innym będzie zmiana określonego ubrania, a czym innym stworzenie zupełnie nowego, które nigdy nie znalazło się w kolekcji danej spółki, a tym samym nie zostało opatrzone należącym do niej znakiem towarowym. Jaskrawym przykładem mogłoby być ponowne użycie znaku towarowego przeznaczonego do odzieży sportowej na eleganckiej sukience. Wówczas zakres roszczeń uprawnionego mógłby niewątpliwie ulec rozszerzeniu.

W tym kontekście warto także wskazać, że użycie zarejestrowanego znaku towarowego przez podmiot, który nie jest do niego uprawniony, na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej zostało ograniczone do kilku sytuacji i do każdej z nich należy podchodzić z rozwagą, przy uwzględnieniu określonego stanu faktycznego sprawy. Art. 156 ust. 1 Prawa własności przemysłowej stanowi bowiem, że prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby:

• ich nazwisk lub adresów, w przypadku gdy osoby te są osobami fizycznymi;
• oznaczeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji lub innych właściwości towarów;
• zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi;
• zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy.

Jak z kolei stanowi ust. 2 cytowanego artykułu, używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu, co oznacza kolejne istotne ograniczenie w ramach wskazanego katalogu legalnego użycia znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego podmiotu.

Warto także w tym kontekście zwrócić uwagę na oznaczenia, które w powszechnym przekonaniu mogłyby być uznawane za niestanowiące chronionych znaków towarowych. Jako przykład warto wskazać znak towarowy należący do spółki Levi Strauss & Co. w postaci jedynie prostokątnej czerwonej wszywki (bez nazwy Levi’s), umieszczonej w lewym górnym rogu kieszeni. Jest to jednocześnie przykład tzw. znaku towarowego pozycyjnego, umieszczanego lub przymocowywanego na produkcie w specyficzny sposób (jak np. w podanym przykładzie róg kieszeni). Wydawać by się mogło, że umieszczenie samej wszywki bez nazwy określonej marki jeansów jest dozwolone, a tymczasem podmiot uprawniony uzyskał znacznie szerszą ochronę swoich praw.

Do naruszenia może również dojść w sytuacji pozostawienia na nowo tworzonym ubraniu określonego sloganu lub grafiki, które mogą nie tylko być zarejestrowanymi znakami towarowymi, lecz także stanowić utwór chroniony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jeśli stanowią przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze). Twórcy przysługuje m.in. prawo do wyłącznego korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z niego. Niekontrolowane umieszczenie utworu bez zgody twórcy mogłoby także doprowadzić do naruszenia jego praw osobistych. Zatem również w tym przypadku nie ma mowy o swobodnym użyciu określonego, chronionego elementu.

Tworzenie nowych ubrań przy wykorzystaniu tych, które już mamy, jest niewątpliwie kreatywnym i zdroworozsądkowym rozwiązaniem, potrzebnym w aktualnej rzeczywistości. Jeśli jednak stworzona konfekcja ma mieć przeznaczenie handlowe lub komercyjne, należy w szczególności pamiętać o poszanowaniu praw własności intelektualnej.

Świat mody i sportu coraz częściej otwiera się na nowe technologie, oferując „inteligentne” buty sportowe o licznych innowacyjnych funkcjach. Obuwie może być wyposażone w systemy elektroniczne, które pomogą zmierzyć liczbę przebytych kilometrów, spalonych kalorii, a nawet spowodować, że buty same się zasznurują, idealnie dopasowując się do kształtu stopy. Znane spółki prześcigają się w swoich pomysłach, wśród których prym wiodą tacy globalni gracze, jak Nike, Puma czy Adidas. Tak nowatorskie działania nie mogą się jednak obyć bez udziału własności intelektualnej, gdyż rejestracja istotnego rynkowo znaku towarowego jest jedną z ważniejszych wartości w prowadzonej działalności.

Najnowszy raport Europolu, Viral marketing: Counterfeits, substandard goods and intellectual property crime in the COVID-19 pandemic z dnia 17 kwietnia 2020 r., skupia się na rynku towarów podrobionych oraz niespełniających odpowiednich norm w dobie pandemii koronawirusa. Jak wskazano w raporcie, szeroki popyt na konkretne rodzaje produktów oraz deficyt produktów oryginalnych szybko zainspirowały fałszerzy do znalezienia i wykorzystania kolejnej niszy rynkowej. Oczywiście wykorzystali oni także wszechobecny lęk i obawy Europejczyków przed rosnącym z każdym dniem zagrożeniem.

Niestety niektóre z dystrybuowanych produktów mogą w pierwszej kolejności stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia przede wszystkim pracowników opieki medycznej. Europol na bieżąco monitoruje sytuację na rynku i wspiera wszystkie państwa członkowskie w walce z działaniami przestępczymi.

W kontekście pandemii COVID-19 naruszyciele skupili się głównie na towarach używanych w walce z wirusem, takich jak:

• sprzęt medyczny (zwłaszcza maseczki ochronne, zestawy do testów na obecność przeciwciał koronawirusa, jednorazowe rękawiczki lateksowe itp.);
• środki dezynfekcyjne (żele na bazie alkoholu, mydła, chusteczki do dezynfekcji itp.);
• farmaceutyki (leki przeciwwirusowe, leki na zapalenie stawów i malarię, leki ziołowe itp.).

Niektórzy przestępcy dystrybuują również niespełniającą norm żywność, wykorzystując okazję, jaką stwarzają masowe zakupy dokonywane przez konsumentów oraz obawy o brak żywności w wielu krajach unijnych. Z kolei podrobione produkty można znaleźć wśród suplementów żywności i witamin. W trakcie niedawno prowadzonego dochodzenia na terenie Unii Europejskiej skonfiskowano wiele opakowań zawierających podrobione suplementy diety. Paczki pochodziły z Brazylii, Chin kontynentalnych (w tym także z Hongkongu), Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Zostały one zgłoszone jako wyroby cukiernicze lub jako konkretny suplement diety, nazwany w sposób ogólny. Żywność oraz powiązane z nią podrabiane i niespełniające norm produkty są oferowane za pośrednictwem portali społecznościowych oraz specjalnie w tym celu utworzonych stron internetowych.

Francuskie organy ścigania zidentyfikowały kilka stron internetowych oferujących testy przesiewowe na obecność COVID-19, które miały rzekomo dostarczyć wynik w ciągu dwóch minut. Witryny zostały usunięte przez francuskie władze, zaś dotyczące ich dochodzenia nie zostały jeszcze ukończone.

Dystrybucja tego rodzaju podrobionych lub niespełniających norm produktów zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu personelu medycznego i ogółu społeczeństwa, a jednocześnie generuje znaczne nielegalne zyski dla organizujących ją przestępców. Wiele z tych produktów sprzedawanych jest przez Internet, za pośrednictwem platform sprzedażowych czy portali społecznościowych. Przestępcy korzystają także z Darknetu, czyli tzw. sieci ukrytej.

Naruszyciele skupili się także na produktach czy środkach, które zyskały na popularności jako leki mogące pomagać w walce z zakażeniem koronawirusem. Jako główny przykład należy wskazać chlorochinę, stosowaną w leczeniu malarii, której zastosowanie w przypadku infekcji wirusem SARS-CoV-2 w wielu przypadkach przynosiło doskonałe efekty. Jej skuteczność jednak nie została dotychczas potwierdzona w badaniach klinicznych. Fałszerze natomiast błyskawicznie zareagowali na doniesienia o jej zbawiennym działaniu, oferując w rozmaitych kanałach dystrybucji środki rzekomo zawierające tę substancję czynną. Organy ścigania od razu zidentyfikowały liczne strony internetowe, za pośrednictwem których także wcześniej prowadzono handel innymi podróbkami, jak również wiele stworzonych już w okresie pandemii, służących do sprzedaży jedynie środków stanowiących „cudowny lek” dla osób cierpiących na COVID-19. Chociaż wydaje się, że sprzedaż tych produktów jest stosunkowo niewielka, to jednak rośnie ona systematycznie i wzrasta na poszczególnych, monitorowanych rynkach europejskich.

Podejrzewa się, że większość podrobionych produktów farmaceutycznych i substancji czynnych sprzedawanych w UE pochodzi z Chin i Indii, które są także źródłem innych podróbek związanych z przemysłem farmaceutycznym i chemicznym. Fałszerze rozprowadzający w UE pochodzące z Azji podrobione produkty farmaceutyczne tworzą złożone łańcuchy dystrybucji, aby ukryć pochodzenie tych towarów. Wskazuje się najczęściej, że głównymi krajami tranzytowymi są Ukraina i Turcja. Produkcja podrabianych farmaceutyków w Azji jest nieraz prowadzona przez legalnie działające firmy chemiczne. Organizacje przestępcze zaangażowane w handel na terenie UE podrabianymi towarami pochodzącymi z Azji na ogół współpracują z przebywającymi w państwach unijnych rodakami, którzy także bardzo często sami upłynniają nielegalne zyski. Wiele wskazuje na to, że część produkcji odbywa się również w UE. Laboratoria produkujące nielegalne środki wykryto w Czechach, Francji, Grecji, Włoszech, Polsce i Hiszpanii. Do tej pory nie stwierdzono jednak, aby na terenie UE zwiększyła się produkcja związana z pandemią koronawirusa. Zyski uzyskane z handlu podróbkami są prawdopodobnie spore. Istnieją przesłanki, by sądzić, że ich większa część trafia do krajów produkcji, czyli głównie do Chin i Indii. W UE środki uzyskane z handlu nielegalnymi towarami upłynniane są w ramach obrotu gotówkowego.

Europol wcześnie nawiązał współpracę z państwami członkowskimi i innymi partnerami w celu zwalczania dystrybucji podrobionych i niespełniających norm towarów podczas pandemii COVID-19. Pierwsze wysiłki związane z walką z podrabianymi towarami w kontekście pandemii COVID-19 koncentrowały się na interdyscyplinarnych operacjach z udziałem państw członkowskich UE i innych agencji UE. Działania te objęły zintensyfikowane monitorowanie platform internetowych w celu ewentualnego zwalczania przestępstw dokonywanych online. Współpraca z interesariuszami z sektora prywatnego była kluczowym aspektem zwalczania przestępczości związanej z COVID-19 w tym obszarze. W ocenie Europolu przyniosła ona bardzo dobre efekty.

Obrót towarami podrobionymi obecny jest na światowym rynku od wielu lat. Naruszyciele wykazują coraz większą kreatywność w upodabnianiu podróbek do towarów oryginalnych, aby uśpić czujność konsumentów i organów ścigania. Jak wynika z raportu za rok 2019 przygotowanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) we współpracy z Europolem, rynek podróbek podlega dynamicznym przemianom i nie dotyczy już tylko towarów luksusowych, powszechnie uznawanych za główną grupę towarów znajdujących się w kręgu zainteresowania naruszycieli, ale zaczyna przenikać do innych dziedzin życia codziennego. Towary podrobione można znaleźć wśród produktów żywnościowych, kosmetyków, farmaceutyków czy zabawek. Należy przy tym podkreślić, że przedmiotem analizy nie były jedynie zjawiska zaobserwowane w roku 2019, lecz także tendencje widoczne już w latach wcześniejszych. Powoduje to konieczność zwiększenia uwagi po stronie zarówno organów ścigania, jak i samych uprawnionych do znaków towarowych, którzy powinni podejmować konsekwentne działania i ścigać naruszycieli.

W ostatnich latach z uwagi na wzrost znaczenia nowych technologii, a zwłaszcza handlu w Internecie, popularnie zwanego e-commerce, mocno rozwinął się także handel towarami podrobionymi zawartymi w tak zwanych małych przesyłkach, które masowo zamawiane są tak przez handlarzy podróbkami, jak i przez konsumentów, nie zawsze świadomych tego, że otrzymują produkt nieoryginalny. Niewątpliwie handel w Internecie ułatwia naruszycielom zachowanie anonimowości, a używane przez nich zdjęcia osób prowadzących sprzedaż mogą w rzeczywistości przedstawiać mniej znanych sportowców, muzyków czy wręcz przypadkowe osoby, których wizerunek jest akurat dostępny w sieci. Większa anonimowość w Internecie pozwala naruszycielom ponadto docierać do odbiorców wieloma kanałami komunikacji, w tym przez strony internetowe czy portale społecznościowe. Kolejna istotna zmiana polega na tym, że podróbki można obecnie nabyć już nie tylko na bazarach i placach targowych, ale także w butikach czy na stoiskach w galeriach handlowych, a nawet za pośrednictwem profesjonalnie wyglądających stron internetowych. Takie okoliczności zakupu towaru zdecydowanie wzmagają w konsumentach przekonanie, iż mają do czynienia z produktem oryginalnym.

W związku z szeroką dostępnością podróbek spada produkcja towarów oryginalnych, co ma istotny wpływ na liczbę miejsc pracy. W serii badań przeprowadzonych przez EUIPO na przestrzeni ostatnich kilku lat oszacowano bezpośrednie roczne straty trzynastu sektorów rynku, które są szczególnie narażone na podrabianie. Łącznie sektory te tracą rocznie 60 miliardów euro, czyli 7,5% swej całkowitej sprzedaży. Niestety rynek podrobionych towarów pozostaje wysoce rentowny, zapewniając przestępcom możliwości generowania ogromnych zysków przy niewielkim ryzyku.

Jakie współczesne wyzwania stoją zatem przed organami ścigania? Muszą one nie tylko wzmóc czujność i kontrolować mniejsze przesyłki z zagranicy, ale także starannie analizować ich zawartość. Wielokrotnie bowiem naruszyciele przesyłają komponenty towarów partiami, a do powstania ostatecznego produktu (podróbki) dochodzi już na terenie Unii Europejskiej. Kolejnym problemem są działania operacyjne organizowane na obszernych placach lub w wielkopowierzchniowych halach targowych, gdzie trudno jest zidentyfikować właściwy boks z podrobionymi towarami. Naruszyciele celowo zmieniają zarówno lokale, w których podróbki przechowują, jak i miejsca, w których nimi handlują. Z dostępnych raportów policyjnych wynika, iż naruszyciele często posiadają nie tylko własne wielkopowierzchniowe magazyny, ale także pełną infrastrukturę do produkcji podróbek. Znane są przykłady zatrzymań podczas których funkcjonariusze zajęli przygotowaną do sprzedaży odzież i – oddzielnie – kilkaset naszywek z podrobionymi znakami towarowymi przeznaczonymi do umieszczenia na produkowanych ubraniach. Sprzedaż organizowana jest masowo, za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji.

Co w tych warunkach mogą zrobić uprawnieni do znaków towarowych? Kluczowa jest przede wszystkim świadomość, jak cennym dobrem się dysponuje, oraz wiedza, że wymaga ono – jak każdy inny materialny składnik przedsiębiorstwa – odpowiedniej ochrony. Dlatego należy informować organy ścigania o chęci ochrony swoich praw wyłącznych, a w podejmowanych działaniach być konsekwentnym, nie bacząc na skalę naruszenia, z jaką ma się do czynienia. Istotne jest również wsparcie praktyczne, pozwalające organom dokonującym czynności na szybkie rozpoznanie, że faktycznie mają do czynienia z podróbką. Wielokrotnie ułatwić to może drobny szczegół produktu oryginalnego, który nie został odpowiednio uchwycony przez naruszyciela. Dlatego też do wspierania policji w działaniach operacyjnych podmioty uprawnione często delegują swoich ekspertów, którzy już podczas pierwszych czynności mogą stwierdzić, czy rzeczywiście dotyczą one towaru podrobionego. Wielu uprawnionych tworzy wręcz wewnętrzne komórki odpowiedzialne jedynie za monitorowanie rynku i wychwytywanie podejrzanych zachowań.

Nasuwa się zatem jeden wniosek: w walce z podróbkami – w kontekście czy to działań organów ścigania, czy polityki uprawnionych, czy wreszcie podejścia finalnych nabywców – istotne są współpraca, czujność i konsekwencja.

Po raz kolejny Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przygotował we współpracy z Europolem raport dotyczący oceny zagrożenia przestępczością w dziedzinie własności intelektualnej na terytorium Unii Europejskiej. Przedmiotem analizy nie były jedynie zjawiska zaobserwowane w roku 2019, lecz także tendencje widoczne już w latach wcześniejszych. Dzięki temu powstał przekrojowy raport, stanowiący cenne źródło informacji dla organów ścigania wszystkich państw Unii Europejskiej.

Jak wynika z dokumentu, oprócz tradycyjnie figurujących w podobnych zestawieniach dóbr luksusowych przedmiotem naruszenia coraz częściej są różnorodne artykuły codziennego użytku, takie jak kosmetyki, żywność, napoje, zabawki, farmaceutyki, wyroby tytoniowe, części samochodowe czy komponenty elektroniczne. Pewną kontynuacją odnotowanego wcześniej trendu jest dalszy wzrost handlu podróbkami za pośrednictwem Internetu – nie chodzi przy tym tylko o sklepy internetowe, ale także o media społecznościowe, które są idealnym miejscem do pozyskania nowej, szerokiej grupy klientów. Rozwój sprzedaży przez Internet postawił organy ścigania także przed nowymi wyzwaniami, w tym koniecznością ujawniania podróbek w tzw. małych przesyłkach, charakterystycznych dla handlu elektronicznego. Sposoby wprowadzania podróbek na rynek europejski podlegają bowiem ciągłej ewolucji.

Głównym krajem pochodzenia wszystkich rodzajów podrabianych towarów niewątpliwie pozostają Chiny, niemniej wzrasta także ich produkcja na terenie Unii Europejskiej. Dzieje się tak również dlatego, że część komponentów potrzebnych do wyprodukowania podrobionego towaru jest przesyłana na teren Unii partiami – to także jedna z nowszych metod działania naruszycieli, skutkująca tym, że do powstania ostatecznego, podrobionego produktu dochodzi już w obrębie UE. Podkreślić należy, że choć przestępcy głównie posługują się własnymi zasobami w celu wyprodukowania podrobionego asortymentu, to coraz częstsze są też przypadki produkcji równoległej na przeznaczonych do tego oryginalnych liniach produkcyjnych.

Obok obrotu podrobionymi dobrami luksusowymi, które nadal należą do najczęściej wykrywanych fałszywek, rośnie także handel podróbkami produktów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, jak w przypadku farmaceutyków, żywności, napojów (w tym alkoholowych), a także coraz bardziej popularnych półprzewodników, które stosuje się przede wszystkim w transporcie i branży medycznej. Jeśli chodzi o żywność, część podrobionych towarów zidentyfikowano w sklepach spożywczych i supermarketach, co pokazuje, że fałszywki przenikają również do legalnego łańcucha dostaw.

Konsekwencje gospodarcze naruszeń praw własności intelektualnej są bardzo duże. Handel podrobionymi i pirackimi towarami prowadzi do zmniejszenia przychodów podmiotów uprawnionych do obrotu oryginalnymi produktami, co z kolei negatywnie wpływa na ich postrzeganie, a także pozbawia państwa części należności podatkowych. W związku z szeroką dostępnością podróbek spada produkcja towarów oryginalnych, co ma także bezpośredni wpływ na liczbę miejsc pracy. W serii badań przeprowadzonych przez EUIPO na przestrzeni ostatnich kilku lat oszacowano bezpośrednie roczne straty trzynastu sektorów rynku, które są szczególnie narażone na podrabianie. Łącznie sektory te tracą rocznie 60 miliardów euro, czyli 7,5% ich całkowitej sprzedaży. Niestety rynek podrobionych towarów pozostaje wysoce rentowny, zapewniając przestępcom możliwości generowania ogromnych zysków przy niewielkim ryzyku.

Wyzwania w walce z przestępczością w obszarze własności intelektualnej nie omijają także polskich organów ścigania, których świadomość w tym zakresie niewątpliwie rośnie z roku na rok. Jeśli chodzi o praktyczny aspekt zwalczania naruszeń, istotne jest, aby uprawniony podmiot wyraźnie komunikował, iż konsekwentnie dąży do wyeliminowania z rynku każdej, nawet najmniejszej ilości podrobionych towarów – taka postawa niewątpliwie mobilizuje organy ścigania do podejmowania konkretnych działań. Należy bowiem podkreślić, że również podmioty działające w Polsce szukają coraz bardziej wyrafinowanych sposobów produkcji fałszywek i wprowadzania ich do obrotu, o czym można się przekonać z lektury licznych policyjnych raportów dotyczących tego zjawiska. Z doświadczenia praktycznego wynika ponadto, że częściej niż do tej pory podrobione towary rozprowadzane są w miejscach, w których przeciętny nabywca co do zasady spodziewa się znaleźć produkty oryginalne, na przykład w sklepach stacjonarnych czy w butikach bądź na stoiskach w galeriach handlowych.

Wobec długofalowych negatywnych skutków handlu podróbkami, istotną praktyczną kwestią pozostaje także zrekompensowanie uprawnionemu podmiotowi poniesionej szkody. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na podejście części organów ścigania, które uznają, że właściwą drogę do naprawienia szkody stanowi proces cywilny, a nie postępowanie karne. Nic bardziej mylnego! Możliwość dochodzenia rekompensaty istnieje również na gruncie przepisów karnych. Gdy zaś trudności w jej ustaleniu są znaczne, zawsze można sięgnąć po instytucję nawiązki. Takie rozwiązania powinny stać się standardem w prowadzonych postępowaniach karnych.

Pełny raport jest dostępny pod linkiem 2019_IP_Crime_Threat_Assessment_Report

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest autorem zmiany ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej jako „Ustawa”, „p.w.p”)^[1], która powinna wejść w życie w styczniu 2019 r., związanej z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych^[2], ale nie tylko. Okazję tę wykorzystano także do wprowadzenia licznych zmian w Ustawie, które są pokłosiem stanowiska doktryny, a także orzecznictwa europejskiego. Swoje propozycje zmian przygotowuje także Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Niniejszy artykuł poświęcony jest planowanej zmianie art. 296 ust. 3 Ustawy, o której pisaliśmy już na naszym blogu. Obowiązująca wersja tego przepisu brzmi:

Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1 [związanymi z naruszeniem praw ochronnych do znaków towarowych, przyp. wł.], można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku^[3].

Tymczasem zgodnie z proponowaną zmianą poszerzeniu ma ulec krąg osób, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności:

Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego. Przepis stosuje się bez uszczerbku dla art. 12–15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną^[4].

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektowanej zmiany art. 296 ust. 3 Ustawy, wynika ona

z potrzeby uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku Trybunału z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15 (EU:C:2016:528). W wyroku tym stwierdzono, że art. 11 zdanie 3 Dyrektywy 2004/48/WE należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszenia prawa własności intelektualnej, objęty jest m.in. dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych. Trybunał przesądził również, że warunki, którym podlega nakaz skierowany wobec ww. pośrednika, są identyczne z warunkami odnoszącymi się do nakazów, które mogą być skierowane do pośredników na rynku elektronicznym online. Z uwagi na to, że obecnie obowiązujące brzmienie art. 296 ust. 3 p.w.p. nie zapewnia ochrony w tak szerokim zakresie, konieczna jest nowelizacja. Proponowany zapis przewiduje możliwość wystąpienia z roszczeniami nie tylko przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towary, które nie pochodzą od uprawnionego podmiotu, ale również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego (art. 1 pkt 85 projektu)^[5].

Wspomniany tu wyrok zapadł w związku z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sporze między Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA i Burberry Ltd a Delta Center a.s. w przedmiocie nakazów, których nałożenia na Delta Center domagały się skarżące w postępowaniu głównym w celu egzekwowania swoich praw własności intelektualnej. Pozwana spółka jest dzierżawcą placu targowego zwanego „Pražská tržnice” (praskimi halami targowymi, znajdującymi się w Republice Czeskiej). Poddzierżawia ona indywidualnym podmiotom handlującym stanowiska handlowe na tym placu. W zakresie możliwych sankcji we wspomnianym orzeczeniu wskazuje się (za dotychczasowym orzecznictwem), że mogą być one zastosowane jedynie wtedy, gdy zapewniają odpowiednią równowagę między ochroną własności intelektualnej a brakiem przeszkód w handlu prowadzonym zgodnie z prawem. Wyrok ten i planowane w związku z jego treścią zmiany w Ustawie będą mieć niebagatelne znaczenie w walce z handlem podrobionymi towarami, które można nabyć na targach lub bazarach w wielu miejscach w Polsce.

Należy także zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do art. 11 Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej^[6] w polskim porządku prawnym planuje się traktować osobę pośredniczącą w tego typu działaniach jako naruszyciela, podczas gdy wydaje się, że sankcje nakładane na taką osobę mają odmienną naturę i nie powinno być możliwym dochodzenie względem niej roszczeń odszkodowawczych czy też o wydanie utraconych korzyści.

Jednocześnie trzeba sobie postawić pytanie, jakie kryteria należy w przyszłości brać pod uwagę, badając odpowiedzialność takich podmiotów, i czy będą możliwe do uwzględnienia okoliczności wyłączające tę odpowiedzialność. W orzeczeniu, które stanowiło asumpt do wprowadzanych zmian (choć wcale nie było to pierwsze orzeczenie stwierdzające odpowiedzialność pośrednika, a właściwie bardziej wyjaśniające jej charakter), wskazano bowiem także, iż

nakazy winny być słuszne i proporcjonalne. W konsekwencji nie mogą one być nadmiernie kosztowne i nie mogą również tworzyć ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem. Nie można również wymagać od pośrednika ogólnego i stałego nadzorowania jego klientów. Pośrednik może natomiast zostać zmuszony do przyjęcia środków, które przyczyniają się do uniknięcia wystąpienia dalszych naruszeń tego samego rodzaju przez ten sam podmiot handlujący (zob. podobnie wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., L’Oréal i in., C‑324/09, EU:C:2011:474, pkt 138–141).

Zmiana wprowadzona do polskiej Ustawy nie zawęża jednak w żadnym zakresie odpowiedzialności osób, z usług których korzystano przy dopuszczeniu się naruszenia, a uprawniony będzie mógł sięgnąć wobec takich osób po te same środki prawne co względem bezpośredniego naruszyciela. Wskazać także należy, że w pierwotnym projekcie postulowanej zmiany zamiast określenia „osoba, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego” pojawiało się pojęcie „pośrednik”. W ramach konsultacji publicznych prowadzonych przy okazji analizowania proponowanych zmian spółka Allegro.pl dostrzegła problem nieprecyzyjności tego pojęcia, wskazując na ryzyko uznania (w skrajnych przypadkach) za taki podmiot choćby Poczty Polskiej czy nawet samego kuriera. W ramach dotychczasowych prac nad brzmieniem przepisów wątpliwości tych nie usunięto. Polska Izba Rzeczników Patentowych pod rozwagę poddawała także uzupełnienie przepisów o przesłanki odpowiedzialności pośrednika, takie jak wiedza o odbywającym się naruszeniu lub powinność posiadania wiedzy przy zachowaniu należytej staranności. Aktualnie jedyną podstawę wyłączenia mogą stanowić przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną^[7]. Tym samym dalsza interpretacja proponowanej zmiany pozostaje kwestią otwartą.

W tym kontekście warto także wskazać, że zgodnie z opublikowanym w czerwcu 2018 r. sprawozdaniem Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) roczna utrata zysków ze sprzedaży w Polsce bezpośrednio związana z podrabianiem produktów w 13 sektorach osiągnęła ponad 11 miliardów zł. Pięć branż, które poniosły największe straty, to sektory leków, odzieży, wina i wyrobów spirytusowych, kosmetyków oraz smartfonów.

^[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).

^[2] Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015, s. 1.

^[3] Wszystkie wyróżnienia moje – MK.

^[4] http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312450/12514974/12514975/dokument344698.pdf

^[5] Por. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12312450/12514974/12514975/dokument344698.pdf.

^[6] Dz. Urz. WE L 157 z 30.04.2004, s. 45; polskie wyd. specj., rozdz. 17, t. 2, s. 39.

^[7] Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad nowelizacją ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej jako „Ustawa”)^_[1] w związku m.in. z koniecznością wyeliminowania wskazanych przez środowiska związane z własnością przemysłową błędów w zakresie implementacji Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (dalej jako „Dyrektywa”)^[2]. W praktyce wielokrotnie pojawiały się wątpliwości dotyczące sformułowania roszczenia informacyjnego w Ustawie, w tym także w zakresie wdrożenia przepisów Dyrektywy.

W projektowanych przepisach zasadniczo nie zmieni się przedmiot udzielanych informacji, ani krąg podmiotów, do których będzie można się zwrócić o ich udzielenie (oczywiście po spełnieniu ustawowych przesłanek). Nie zastosowano też żadnych dodatkowych (nowych) zapisów, mających np. zapobiec nadużyciom w stosowaniu tej instytucji.

Zmianie mają za to ulec podstawowe przesłanki sięgnięcia po roszczenie informacyjne, które w ramach konsultowania projektu znacząco ewoluowały. One właśnie są przedmiotem niniejszego artykułu – obszerność i złożoność innych regulacji wprowadzonych przez resort, związanych choćby z kwestią rozpoznania wniosku przez sąd, wymagałaby omówienia w znacznie dłuższej formie.

W tym kontekście warto przedstawić brzmienie zarówno wyjściowej propozycji zmian, jak i ich aktualnej wersji. Pierwotną propozycję sformułowano następująco:

Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać, aby sąd nakazał pozwanemu o naruszenie tego prawa udzielenie posiadanych informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług naruszających patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji, jeżeli jest to konieczne dla określenia zakresu dochodzonych roszczeń i nie narusza ustawowych obowiązków zachowania tajemnicy, a fakt naruszenia prawa został udowodniony^[3].

Natomiast w aktualnej wersji proponowana zmiana brzmi:

Art. 286². 1. Uprawniony z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji lub osoba, której ustawa na to zezwala, może wnosić do sądu właściwego do rozpoznania spraw o naruszenie tych praw, także przed wytoczeniem powództwa, o nakazanie naruszającemu udzielenia informacji o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenach towarów lub usług, które są konieczne dla określenia zakresu dochodzonych przez uprawnionego roszczeń, jeżeli wykaże on wiarygodne okoliczności wskazujące na naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji^[4].

Jak wynika z przytoczonych fragmentów, w pierwotnej wersji projektowanego przepisu wskazano wprost, że roszczenie informacyjne może zostać uwzględnione tylko w razie udowodnienia faktu naruszenia oraz jedynie w celu określenia zakresu dochodzonych roszczeń – a zatem zapewne roszczeń o charakterze pieniężnym (choć w mojej ocenie nie jest to oczywiste). Warto zwrócić uwagę, że wykazanie naruszenia prawa mogło zasadniczo mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy uprawniony uzyska orzeczenie sądu w tym przedmiocie, co od razu rodziło pytanie, czy wystarczające będzie nieprawomocne orzeczenie, czy też należy poczekać do rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji. Istniało też ryzyko, że sąd nie uwzględni roszczeń o charakterze finansowym z uwagi na przedawnienie; pojawiały się również głosy, że zapis ten jest niezgodny z duchem Dyrektywy. Ponadto procedura uzależniająca możliwość sięgnięcia po roszczenie informacyjne wraz z roszczeniem o odszkodowanie lub zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści od uprzedniego wystąpienia z powództwem o zakazanie czy też usunięcie zaistniałych skutków wydawała się rozwiązaniem nadmiernie angażującym środki finansowe i czasowe uprawnionego.

W aktualnej wersji proponowanego przepisu warunki sięgnięcia po roszczenie informacyjne wyraźnie złagodzono. Zrezygnowano przede wszystkim z konieczności wykazania faktu naruszenia, co niewątpliwie przybliża znowelizowane brzmienie przepisu do aktualnie obowiązującego (art. 286¹ Ustawy). Pozostawiono jednak budzące wątpliwości zapisy. Ustawodawca z jednej strony wskazuje, że roszczenie to można wnosić także przed wytoczeniem powództwa, a z drugiej, że informacje te mają być konieczne do ustalenia zakresu dochodzonych roszczeń. Skoro tak, to ustawodawca daje przyzwolenie na uzyskanie – przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania – informacji, które następnie miałyby posłużyć do określenia zakresu dochodzonych roszczeń. Czy zatem można uzyskać informacje bez konieczności wszczęcia postępowania przed sądem, czy też nie? Nie jest ponadto do końca jasne, o jakich roszczeniach jest mowa – niewątpliwie poznanie skali naruszenia może bowiem wpłynąć na decyzję o sposobie czy też celowości formułowania roszczeń zakazowych lub o usunięcie zaistniałych skutków (a zatem nie tylko tych o charakterze pieniężnym). Podkreślić wreszcie należy, że zasadność wniesienia roszczenia informacyjnego obwarowano przesłanką wykazania wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenia (rezygnując tym samym z faktu wykazania naruszenia). Sposób rozumienia tej przesłanki już wzbudza wątpliwości wobec braku analogicznej w przepisach procedury cywilnej.

Zmiany Ustawy w zakresie roszczenia informacyjnego należy uznać za nader istotne z perspektywy praktycznych aspektów wszczynania postępowań cywilnych. Niewykluczone, że będą one nadal ewoluować, czemu będziemy się przyglądać. Należy bowiem zaakcentować, że roszczenie informacyjne jest jednym z bardziej kontrowersyjnych: z jednej strony stwarza możliwość pozyskania przez konkurenta rynkowego szeregu istotnych informacji o swoim przeciwniku, lecz z drugiej strony w przypadku zaistniałego naruszenia nie ma zasadniczo innej drogi, aby uprawiony poznał skalę dokonanego naruszenia.

^[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).

^[2] Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45.

^[3] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12305951/12475890/12475891/dokument320069.pdf

^[4] https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12305951/12475890/12475891/dokument351694.pdf